PROCESO 163-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 163-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión 486.

Marca: BELLINI (mixta)

Actor: señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI.

Proceso interno Nº 2008-00286.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2008-00286;

El auto de 15 de febrero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad SEBASTIANO CARBONE BELLINI.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A.

1. Hechos.

   1. El 29 de diciembre de 2006, el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo BELLINI (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 577 de 29 de junio de 2007. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 39843 de 29 de noviembre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo solicitado, por considerar que era confundible con el signo PORTOBELLINI (denominativo) registrado a favor de la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 31.

      Contra dicha Resolución el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 1887 de 29 de enero de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 6994 de 29 de febrero de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 39843. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. El señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   El señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo solicitado a registro BELLINI (mixto) es intrínseca y extrínsecamente distintivo.

   2. De acuerdo a la naturaleza del signo, BELLINI es uno de tipo mixto, que además, constituye un apellido de origen italiano, “en el presente caso corresponde al apellido materno del solicitante, cuyo nombre propio es SEBASTIANO CARBONE BELINI”; mientras que la marca PORTOBELLINI (denominativa) sobre la base de la cual se basó la Superintendencia para negar el registro del signo BELLINI, es un signo denominativo y “corresponde al nombre genérico de un producto consistente en unos hongos o SETAS o champiñones …”.

   3. Los criterios esgrimidos por la Superintendencia para negar el registro del signo solicitado BELLINI (mixto) fueron erróneos ya que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético ni conceptual. Inclusive la Superintendencia en la primera Resolución consideró a ambos signos en conflicto mixtos.

   4. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que la Superintendencia en las Resoluciones impugnadas no realizó una apreciación en conjunto del signo BELLINI (mixto) más bien “mutiló y fraccionó la marca BELLINI (mixta), al no considerar en el estudio comparativo la importancia y relevancia de los elementos gráficos, figurativos y cromáticos relevantes, destacados y notorios en el conjunto marcario”. Por lo que, también, se violó la regla de la visión en conjunto de un signo.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 del 2000, artículos 134 y 136 literal a (…) como aduce el demandante en su demanda”.

   2. “Resulta claro y evidente que la marca solicitada BELLINI (mixta) encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

   3. “(…) observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que el signo solicitado, comparte la expresión ‘BELLINI’ del signo previamente registrado, sin que la omisión que hace el primero de la raíz ‘PORTO’ que contiene éste último le otorgue suficiente distintividad, ya que el consumidor al encontrarse frente a dos marcas que contiene (sic) la misma denominación y que identifican los mismo (sic) productos, los relaciona en su mente, con la convicción errada que proviene del mismo origen empresarial, incurriendo en error, lo cual imposibilita su existencia en el mercado”.

   4. El signo solicitado “pretende la protección de productos ya protegidos por la marca registrada, lo cual implica que, además de tratarse de signos similarmente confundibles, existe una conexión competitiva, que impide la posibilidad de que coexistan en el mercado”.

   5. Finalmente, respecto al hecho de que el signo solicitado BELLINI corresponde al apellido materno del solicitante “debe observarse que con independencia de dicha circunstancia, lo cierto es que el signo solicitado se encuentra inmerso en un signo previamente registrado, el cual debe ser protegido, ya que de coexistir en el mercado, induciría al consumidor en error (…)”.

4. Tercero interesado.

   La sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A., tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo BELLINI (mixto), fue el 29 de diciembre de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretará el artículo 150 de la misma Decisión; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán...