PROCESO 144-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 144-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 82 literales a), d) y e), y 95 párrafo 2 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 81 y 113 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 6723-2000-MP. Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: MINI FLAKES (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Quito, República de Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de noviembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: KELLOGG COMPANY.

   Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   Tercero interesado: MAIZORO S.A. DE C.V.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad MAIZORO S.A. DE C.V., solicitó el 19 de diciembre de 1997 el registro como marca del signo denominativo MINI FLAKES, para amparar todos los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 399, la sociedad KELLOGG COMPANY presentó observaciones argumentando que el signo solicitado es genérico, de uso común y descriptivo.

   3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 973974 de 12 de octubre de 1999, resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad KELLOGG COMPANY, presentó demanda en acción subjetiva o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito.

   5. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que el signo solicitado para registro es genérico, de uso común y descriptivo.

   2. Sostiene, que el signo solicitado para registro describe las características del producto amparado: mini hojuelas de cereal.

   3. Argumenta, que el término FLAKES es muy usado por los empresarios para designar cierta presentación de cereales.

   4. Agrega, que la resolución adoptada por el IEPI carece de debida motivación.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

      Contesta la demanda de la siguiente manera:

      (…)

      Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

      Me ratifico en la Resolución No. 973974, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda.

      (…)

   2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Intelectual.

      Contesta la demanda de la siguiente manera:

      (…)

      Negativa pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

      Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia.

      Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

      Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

      Falta del derecho del actor.

      (…)

   3. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      Del informe del juez consultante se desprende que la sociedad MAIZORO S.A. DE C.V., no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 82, literales a), d) y e), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   No se interpretará el artículo 83 literal a), que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio. Las demás normas serán interpretadas.

   De oficio, el Tribunal interpretará los artículos 81 y 113 de la Decisión 344.

   A continuación se transcribirán las normas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

4. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

5. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)

Artículo 95

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

(…)

Artículo 113

Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.

2. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

3. Signos genéricos, de uso común y descriptivos. Palabras de uso común y en idioma extranjero en la conformación de signos marcarios.

4. Motivación del acto que concede o deniega la solicitud de un registro marcario.

5. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 344. Su término de prescripción.

1. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO.

   El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”. Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de “Aplicación inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, el “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

   Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que este ordenamiento goza de preeminencia o prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario. En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.

   Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta...