PROCESO 182-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 182-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Actor: EMERSON ELECTRIC CO. Marca: “RIGID” (denominativa). Expediente Interno N° 6537-CSA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

1. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

   Demandante: Emerson Electric Co.

   Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Tercero interesado: Industrias Kenaci CA.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos:

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      El 30 de noviembre de 1995, Industrias Kenaci CA. solicitó el registro del signo RIGID (denominativo) para distinguir productos de la Clase 06 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante Trámite Nº 63433.

      El extracto de la solicitud de registro fue publicado en Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 370, el 27 de mayo de 1997. La demandante Emerson Electric Co. presenta observación con base en su marca registrada RIDGID (Clase 07, inscrita en Ecuador y Venezuela) y en la solicitud venezolana de registro de la marca RIDGID, clase 08.

      Mediante Resolución Administrativa Nº 0970824, de 14 de abril de 1999, se declaró infundada la observación presentada y se concedió el registro del signo solicitado.

      Con fecha 30 de noviembre de 1999 Emerson Electric Co. interpone recurso de plena jurisdicción o subjetivo ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, de la República de Ecuador, solicitando se declare la ilegalidad de la Resolución Nº 0970824.

   2. Fundamentos de la Demanda:

      Como fundamentos de su demanda, la sociedad Emerson Electric Co manifiesta que:

      - La Resolución impugnada contraviene el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

      - Que, el signo solicitado RIGID (denominativo) para distinguir productos de la Clase 06 es evidentemente confundible con su marca RIDGID (denominativa, Clase 07), registrada en Ecuador y Venezuela, y con la marca RIDGID (Clase 08), solicitada en Venezuela.

      - Resalta que la marca solicitada distingue “metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálico; construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales y todos aquellos productos metálicos no comprendidos en otras clases”, y que su marca distingue herramientas manuales (Clase 8) y herramientas eléctricas (Clase 7). El riesgo de confusión “radica en el hecho de que el público consumidor puede asociar fácilmente como provenientes de un mismo origen empresarial dichas herramientas (Clases 7 y 8) con los artículos metálicos (Clase 6), puesto que las herramientas de la marca “RIDGID” pueden ser usadas para trabajar los artículos de metal de la marca “RIGID”. Existe, por tanto, un uso asociado o complementario entre los productos de una y otra clase internacional y tal uso puede inducir al público a error.” (el subrayado no es nuestro).

      - Señala que la Resolución impugnada incurre en grave error al considerar que las marcas en conflicto pueden coexistir porque están referidas a “productos que son tan opuestos en sus naturales y fines”.

   3. Contestaciones a la Demanda:

      Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI):

      - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      - Se ratifica en la Resolución Nº 0970824 materia de impugnación, afirmando que guarda relación con la legislación andina y nacional.

      Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial:

      - Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      - Reitera que no existe relación entre los productos amparados por las marcas en conflicto. La marca solicitada está destinada a distinguir productos distintos y fácilmente diferenciables de los designados por la marca registrada Por ello, indica, el consumidor no supondrá que existe nexo entre el origen empresarial de los productos en cuestión, por lo que las dos marcas pueden coexistir pacíficamente.

      Por parte del Procurador General del Estado

      - Indica que comparece a juicio con el fin de “vigilar las actuaciones judiciales”.

   4. Tercero Interesado:

      El tercero interesado, Industrias Kenaci CA., contesta la demanda señalando que:

      - Los productos distinguidos por las marcas en conflicto no son de la misma naturaleza, en consecuencia, no existe riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.

      - Señala también que entre los signos en conflicto se aprecian diferencias en los campos “gráfico-visual, fonético-auditivo y principalmente ideológico”. Su marca “RIGID” consiste en una palabra en idioma inglés que significa “rígido, tieso, firme, inflexible…”, mientras que la marca de la parte contraria, “RIDGID”, es producto de la unión de dos palabras en inglés: “RID” y “GID”, que tienen un significado diferente a...