PROCESO 148-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 148-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión 486.

Marca: STRESIN (denominativa)

Actor: LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LTDA. INSTITUTO FARMACOLÓGICO BOTÁNICO.

Proceso interno Nº 2007-00111.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa al artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-00111;

El auto de 8 de febrero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LTDA. INSTITUTO FARMACOLÓGICO BOTÁNICO.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS DAKAMED LTDA.

1. Hechos.

   1. El 17 de agosto de 2005, la sociedad LABORATORIOS DAKAMED LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo STRESIN (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 556 de 30 de septiembre de 2005. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 5170 de 3 de marzo de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado.

   4. La sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LTDA. INSTITUTO FARMACOLÓGICO BOTÁNICO interpuso demanda contencioso administrativa contra la mencionada resolución.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LTDA. INSTITUTO FARMACOLÓGICO BOTÁNICO en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Ser titular de las marcas FRESHLY ESTRÉS SIN (mixta) registradas a su favor para distinguir productos de las Clases 5 y 30.

   2. Se violó el artículo 136 de la Decisión 486, cita los literales a) y f) ya que la Superintendencia “no tuvo en cuenta el registro de las marcas anteriores (FRESHLY ESTRÉS sin) en las clases 5 y 30 (…)” y que “el signo posteriormente registrado (STRESIN), resulta confundible gramatical, fonética y conceptualmente de los signos previamente registrados”.

   3. Entre los signos en conflicto se presenta una confusión auditiva, gramatical y conceptual, pues “desde el punto meramente gramatical y fonético, podría darse la confundibilidad respecto del producto mismo y también de su procedencia empresarial, en menoscabo del consumidor que puede verse afectado en la adquisición del producto” y “desde el punto de vista conceptual, los signos cotejados traen la misma significación, originados en la idea de que los signos enfrentados protegen productos que pueden aminorar o eliminar una sintomatología moderna llamada estrés”.

   4. Por lo que “la identidad de los signos en disputa y de los productos que se pretenden amparar resultan evidentes y en consecuencia, la marca solicitada, no puede coexistir con la previamente registrada y con los derechos que de ella se derivan”.

   5. Entre los signos en conflicto existe similitud que “resulta de la conexión competitiva de los productos, de los mismos canales publicitarios y de comercialización y del mismo uso o finalidad. En este orden de ideas es claro que entre los productos de la clase 5, 29 y 30 puede existir el elemento común de la finalidad nutricional”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (…)”.

   2. El signo STRESIN (denominativo) cumple con los requisitos legales exigidos y contrariamente a lo argumentado por la accionante tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comprados (…) no presentan similitudes entre los mismos (…)”.

   3. Por lo que, “efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘STRESIN’ frente a ‘FRESHLY ESTRÉS SIN’ no arroja confusión; pues cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido al ser visualizados desde (sic) gráfico, ortográfico y fonético, son percibidos de diferente manera, así tenemos que la marca ‘STRESIN’ se compone de una sola expresión de siete letras y, la marca FRESHLY ESTRÉS SIN se compone de tres expresiones y dieciséis letras”. Además, “la sílaba tónica de los signos confrontados están compuestos (sic) por diferentes letras y al ser diferente la composición mal puede alegarse confundibilidad entre los mismos”.

   4. Por lo tanto, al no existir riesgo de confusión entre los signos en conflicto, éstos pueden coexistir pacíficamente en el mercado”.

4. Tercero interesado.

   La sociedad LABORATORIOS DAKAMED LTDA. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando lo siguiente:

   1. La Superintendencia no incurrió en violación de ninguna norma y que de acuerdo al artículo 150 de la Decisión 486 realizó “el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad (…)” a pesar de no haberse presentado oposiciones.

   2. “(…) la marca STRESSIN (Nominativa), es totalmente novedosa y evocativa, vale decir no solamente por su componente NOMINAL sino también CONCEPTUAL y GRÁFICO, lo que permite su coexistencia en el mercado sin causar ningún tipo de confusión en el consumidor (…)”, por lo tanto, la marca solicitada es “lo suficientemente distintiva frente a otras marcas (…)”.

   3. Además en “su presentación comercial y diseño es tan distinta que ni el más desprevenido consumidor se podría confundir al escoger estos productos así se encuentren en la misma vitrina”.

   4. El signo solicitado debe ser analizado en una visión de conjunto, sin fraccionarla.

   5. Se debe aceptar “que nos encontramos en un escenario en el cual la marca solicitada incorpora elementos nuevos con una indiscutible fuerza individualizadora, al punto que pueden coexistir en el mercado sin causar ningún riesgo de confusión directa ni indirecta”.

   6. Entre los signos en conflicto existen las suficientes diferencias conceptuales, fonéticas y gramaticales.

   7. Cita jurisprudencia de otros casos similares.

      CONSIDERANDO:

      Que, la norma contenida en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo STRESIN (denominativo), fue el 17 de agosto de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículos 136 de la Decisión 486 en su literal a); y conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión 486; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

      Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

      a) las palabras o combinación de palabras;

      b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

      (…)

      Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

      a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

      (…)

      ...