PROCESO 158-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 158-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: GRANDTREK (denominativa).

Actor: sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

Proceso interno Nº 2009-00330.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2009-00330.

El auto de 15 de febrero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad TREK BICYCLE CORP.

1. Hechos.

   1. El 28 de septiembre de 1999, la sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo GRANDTREK (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 485 de 26 de octubre de 1999. Contra dicha solicitud no se presentaron observaciones.

   3. Por Resolución Nº 5944 de 27 de marzo de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo solicitado, por considerar que era confundible con la marca TREK (denominativa) registrada a favor de la sociedad TREK BICYCLE CORP. para distinguir productos comprendidos en la Clase 12.

      Contra dicha Resolución la sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 10696 de 29 de mayo de 2000, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 18733 de 31 de julio de 2000, confirmó, también, la Resolución Nº 5944. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. El signo solicitado GRANDTREK (denominativo) “no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en tanto identifica productos diferentes a los que se cubren con la marca TREK, previamente registrada (…)”. Y que éste fue el principal error en el que incurrió la Superintendencia al emitir las Resoluciones impugnadas.

   2. El signo GRANDTREK (denominativo) “pretende identificar ‘llantas para vehículos excluyendo expresamente llantas para bicicletas’ y con la marca TREK se identifican ‘Bicicletas y sus estructuras (cuadros de bicicletas), partes y accesorios de las mismas’”, con lo que se evita cualquier riesgo de confusión.

   3. Afirma que la expresión TREK es un vocablo inglés que traducido al español significa “caminar, caminata, senderismo, por tal razón tratándose de vehículos operados manualmente, como lo son las bicicletas, o las llantas, dicha expresión es evocativa del uso que tiene dichos productos, que es ‘cruzar senderos’”, por lo tanto, la mencionada expresión “no puede ser apropiable con exclusividad por un fabricante o comerciante (…) más aún cuando estos a pesar de estar comprendidos en la clase 12 internacional, no tienen relación ni vinculación competitiva (…)” .

   4. Recalca que “Si bien los productos cubiertos por los signos TREK y GRANDTREK pertenecen a la misma clase (…) se encuentran limitados (…) identifican productos diferentes, que no serán de ninguna forma asociados por los consumidores (…)”.

   5. Entre las sociedades SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. Y TREK BICYCLE CORP se firmó un acuerdo de coexistencia marcaria en el que “la sociedad TREK BICYCLE CORP no solamente autoriza, acepta y reconoce el uso de la marca GRANDTREK (…) sino que tal autorización, aceptación y reconocimiento obedece a que los signos identifican productos DIFERENTES, de modo que la coexistencia de las marcas TREK y GRANDTREK en el mercado no generará confusión alguna en el público consumidor”.

   6. Se violó el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 ya que “el registro del signo GRANDTREK no infringe ningún derecho de propiedad industrial de la sociedad TREK BICYCLE CORP. (…) y el contrato firmado por las sociedades TREK BICYCLE CORP y SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., se convierte en un claro consentimiento que otorga la sociedad TREK BICYCLE CORP al registro de la marca GRANDTREK en Colombia”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Entre los hechos que describe manifiesta que “casi cuatro meses después de expedida la resolución a través de la cual se decidió la apelación, la apoderada, a través de escrito, aporta copia auténtica del acuerdo suscrito entre SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. Y TREK BICYCLE CORP”.

   2. Respecto a la correcta aplicación de artículo 83 literal a) de la Decisión 344, cita lo contenido en las resoluciones impugnadas.

   3. Sobre el acuerdo de coexistencia marcaria el mismo “no solo se nos dio a conocer en el trámite de los recursos sino que, se nos aportó, en fotocopia y sin traducción”. Por lo que “para la expedición de las resoluciones acusadas, las cuales fueron anteriores a la actuación de la apoderada, la entidad no podía dar valor probatorio al documento toda vez que el mismo obraba en el expediente en fotocopia y sin traducción (…).

   4. Cita jurisprudencia y doctrina respecto a la carga de la prueba.

4. Tercero interesado.

   La sociedad TREK BICYCLE CORP. tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo GRANDTREK (denominativo), fue el 28 de septiembre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por la normativa comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 81, 83 literal a), 96 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Disposiciones Transitorias

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (…)

   .

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos...