PROCESO 161-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 161-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisión 486.

Marca: MAFE (mixta).

Actor: sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA.

Proceso interno Nº 2009-00074.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2009-00074;

El auto de 15 de febrero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: señor León César Chaverra Millán.

1. Hechos.

   1. El 31 de mayo de 2002, el señor LEÓN CÉSAR CHAVERRA MILLÁN solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo MAFE (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 554 de 30 de septiembre de 2004. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. sobre la base de sus marcas MARGARITA (mixta) registrada para la Clase 29 y MARGARITA (mixta) y CHOCLITOS (mixta) registradas para la Clase 30.

   3. Por Resolución Nº 8651 de 25 de abril de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado MAFE (mixto). Contra dicha Resolución la sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 17733 de 30 de mayo de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 33271 de 29 de agosto de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 8651. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Mediante las Resoluciones impugnadas la Superintendencia violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “Frito Lay Colombia Ltda. es titular de varias marcas registradas con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuya nulidad se pretende, que reivindican la figura caricaturizada de un oso panda (…). La figura caracterizada del oso panda es un elemento esencial del conjunto marcario (…)”.

   2. Por su parte el signo solicitado “reivindica la figura caracterizada de un oso panda, cuyas características esenciales coinciden con las del mismo animal previamente registrado por mi representada y que al igual que en el caso anterior constituye un elemento esencial del conjunto marcario del que hace parte (…)”.

   3. Por lo tanto, “Las caricaturas del oso panda en uno y otro caso coinciden en lo esencial. Los trazos característicos del dibujo son acentuadamente parecidos y conceptualmente representan la misma idea, no solo por evocar el mismo animal, sino por la actitud infantil y jocosa de éste. Las diferencias que anota la Administración referidas a la posición y los gestos faciales son intrascendentales para el consumidor, que centra su atención en la primera impresión visual que despierta la figura”. De esta manera los signos en conflicto son confundibles.

   4. Afirma que entre los signos en controversia existe conexión competitiva lo que hace “evidente el riesgo de confusión y asociación del origen empresarial a que puede verse expuesto el público consumidor”.

   5. También se violó el literal h) del artículo 136 de la misma Decisión 486 ya que las marcas opositoras son notoriamente conocidas.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que “la marca solicitada ‘MAFE’ (mixta) no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

   2. En los signos en conflicto el elemento determinante es el denominativo y “efectuado el estudio de confundibilidad de las marcas mixtas en controversia se tiene que después de un impacto general, no son confundibles habida cuenta que se trata de expresiones que no guardan relación alguna y que tienen una composición distinta; así se tiene que el signo solicitado está compuesto de cuatro letras y la (sic) marcas previamente registradas fundamento de la oposición se componen de nueve letras”.

   3. Los signos en controversia tiene significados propios y distintos “La marca solicitada MAFE es diminutivo cariñoso o afectuoso del nombre femenino María Fernanda, por su parte MARGARITA es el nombre de una flor o de una mujer, distinto al solicitado, finalmente CHOCLO significa maíz tierno”.

   4. “(…) no se presentan confusiones en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual se tiene que los signos enfrentados tienen su significado propio que los diferencia plenamente entre sí que impiden el riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, así como el origen empresarial de los productos que distinguen cada signo”.

   5. Respecto a la supuesta violación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 “Al concluirse que la marca MAFE (mixta) solicitada no es una reproducción, imitación, transcripción o transliteración de los signos marcarios de propiedad de la sociedad Frito Lay Colombia S.A. se hace irrelevante e innecesario el estudio de la notoriedad alegada por la demandante”.

      CONSIDERANDO:

      Que, la norma contenida en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo MAFE (mixto), fue el 31 de mayo de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486; y, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisión; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

      Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

      a) las palabras o combinación de palabras;

      b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

      (…)

      Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

      a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

      (…)

      h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación...