PROCESO 143-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 143-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión 486.

Marcas: TELCEL (denominativa); TELCEL (mixta); TELCEL MOVIL (denominativa) y TELCEL MÓVILES (denominativa)

Actor: sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE RL DE C.V.

Proceso interno Nº 2005-00303.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b ) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-00303;

El auto de 15 de febrero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE RL DE C.V. antes sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Terceros interesados: sociedad VESTIMUNDO S.A. – VESA y sociedad TELCEL LIMITADA.

1. Hechos.

   1. El 6 de diciembre de 2002, la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca de los signos TELCEL (denominativa), TELCEL (mixta), TELCEL MOVIL (denominativa), TELCEL MOVILES (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de las solicitudes fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 525 de 28 de febrero de 2003. Contra dichas solicitudes no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 28542 de 24 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo TELCEL (denominativo). Contra dicha Resolución la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

      El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2204 de 7 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

      El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 11894 de 25 de mayo de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 28542. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   4. Por Resolución Nº 28540 de 24 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo TELCEL (mixto). Contra dicha Resolución la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

      El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2205 de 7 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

      El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 10194 de 12 de mayo de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 28540. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   5. Por Resolución Nº 28536 de 24 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo TELCEL MOVIL (denominativo). Contra dicha Resolución la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

      El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2206 de 7 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

      El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 11937 de 25 de mayo de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 28536. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. Por Resolución Nº 28534 de 24 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo TELCEL MOVILES (denominativo). Contra dicha Resolución la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

      El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2742 de 11 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

      El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 15180 de 28 de junio de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 28538. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   7. Todos los registros fueron negados en razón de que la Superintendencia consideró que eran confundibles con la marca TENCEL (nominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 25 a favor de la sociedad TENCEL LIMITED; y, con la marca TEXTEL (mixta) registrada en la Clase 25 a favor de la sociedad VESTIMUNDO S.A. – VESA.

   8. El 7 de abril de 2005, se cambió el nombre del solicitante de DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. a ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

   6. La sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y, como consecuencia, se han violado, también, los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la misma Decisión.

   2. Los signos solicitados a registro “no son idénticas ni semejantes a las marcas TENCEL (nominativa) y TEXCEL (mixta)” pues constituyen signos distintivos y registrables.

   3. Después de citar doctrina y jurisprudencia afirma que “a pesar de que las marcas en disputa amparan los mismos productos, no son idénticas ni similares hasta el punto de causar una posibilidad de confusión. Por lo tanto, pueden coexistir en el mercado”. Agrega que “Todo cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para establecer su similitud (…)”.

   4. Entre los signos en conflicto no existe similitud ortográfica, fonética e ideológica. Y que, además, se debe tomar en cuenta que en uno de los signos solicitados TELCEL (mixto) “se observa una gran preponderancia de sus elementos figurativos y de sus colores blanco y azul, hecho que evita cualquier posibilidad de confusión o asociación con los signos TENCEL y TELCEL (sic) “.

   5. Recalca que sus signos son distintivos y que “ninguno de los signos solicitados es confundiblemente semejante con las marcas TENCEL y TEXCEL registradas y que reúnen la distintividad necesaria para su registrabilidad”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “(…) las marcas ‘TELCEL’ (nominativa), ‘TELCEL’ (mixta), ‘ TELCEL MOVIL’ (nominativa) y ‘ TELCEL MOVILES’ (nominativa) clase 3 (sic) presenta (sic) semejanzas gráficas, fonéticas y visuales con las marcas registradas ‘TENCEL y ‘TEXCEL’ para distinguir productos comprendidos en la clase 25 (…)”.

   3. Agrega que “los signos solicitados reproducen casi por completo los signos previamente registrados, radicándose la diferencia en el cambio de las consonantes ‘X’ y ‘N’ por la consonante ‘L’ elemento insuficiente para diferenciarla ortográfica y fonéticamente de las marcas registradas, lo cual no le (sic) confieren suficiente distintividad para que el público consumidor pueda diferenciarlas visual, fonética y conceptualmente de las marcas previamente registradas”.

   4. Al tratarse de signos que amparan productos de las mismas clases “es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”. Por lo que, “los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error (…)”.

4. Tercero interesado.

   Las sociedades VESTIMUNDO S.A. – VESA y TELCEL LIMITADA, terceros interesados en el proceso, no contestaron la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el...