PROCESO 177-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 177-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 168 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad KELLOGG COMPANY.

Marca: “TONY” (mixta).

Expediente Interno N° 3487-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticinco (25) de enero de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad KELLOGG COMPANY.

   La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS y la sociedad AMAY COMMERCIAL INC.

2. Actos demandados

   La sociedad KELLOGG COMPANY solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 1722-2007/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 5586-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007 que denegó el registro del signo constituido por el diseño de un tigre sonriente y levantando el brazo izquierdo con una bufanda en la que se aprecia la denominación TONY escrita el letras características; todo en la combinación de colores rojo, anaranjado, azul oscuro, negro, blanco y amarillo; a favor de la sociedad KELLOGG COMPANY.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 9 de junio de 2005, la sociedad KELLOGG COMPANY solicitó el registro del signo “TONY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro, el 24 de noviembre de 2005, la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas “TONY”, “EL TIGRE”, “EL TIGRE TIN”, “EL TRIGRE BEBE” y la marca constituida por la figura característica de un tigre, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de enero de 2006, la sociedad KELLOGG COMPANY limitó los productos a distinguirse con la marca solicitada, excluyendo de ellos a “productos de confitería y especialmente caramelos”.

      - El 30 de marzo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 5586-2007/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado.

      - El 25 de abril de 2007, la sociedad KELLOGG COMPANY interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

      - El 6 de septiembre de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1722-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 5586-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007.

      - El 10 de diciembre de 2007, la sociedad KELLOGG COMPANY interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 1722-2007/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 5586-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007.

      - El 17 de enero de 2008, la sociedad KELLOGG COMPANY subsana la demanda presentada.

      - El 13 de octubre de 2008, el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, emitió el DICTAMEN Nº 361-2008-MP-FN-8ªFSCL, el cual es de la opinión que se declare fundada la demanda.

      - El 18 de diciembre de 2008, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa expidió la Resolución No. Catorce a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad KELLOGG COMPANY.

      - El 28 de enero de 2009, la sociedad KELLOGG COMPANY interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 18 de diciembre de 2009.

      - El 17 de diciembre de 2009, el Ministerio Público, Fiscalía Suprema en lo Civil, emitió el DICTAMEN Nº 532-2009-MP-FN-FSC por el cual opina que se debe revocar la sentencia recurrida; y, en consecuencia, se declare fundada la demanda.

      - El 14 de mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual revocó la sentencia apelada y la declararon fundada.

      - El 20 de julio de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 14 de mayo de 2010.

      - El 25 de abril de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 3487-2010 LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      - El 27 de octubre de 2011, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 035-2011-CSC-CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad KELLOGG COMPANY, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca de Amay Commercial Inc. distingue únicamente caramelos, chocolatería, mientras que la marca solicitada por Kellogg Company (…) distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Cabe preguntarse entonces si estos productos guardan conexión competitiva”.

      - “Gráficamente la marca de nuestra mandante presenta la figura de un tigre con cuchara, el mismo que no está presente en la marca de Amay Commercial Inc.”.

      - “Kellogg Company solicitó y obtuvo que Indecopi cancelara la marca TONY certificado No. 88481 de Amay Commercial Inc. restringiéndola a distinguir solo ‘caramelos y chocolatería’. En consecuencia, tenía y tiene derecho preferente el registro de su marca TONY”.

      - “Siendo la marca TONY y diseño, obra autoral cuyos derechos corresponden a Kellogg Company, entonces en aplicación de la norma citada Kellogg Company tiene derecho a su registro como marca”.

   3. Contestación a la demanda

      El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) los signos en cotejo son indiscutiblemente semejantes, al grado de generar riesgo de confusión indirecta”.

      - “(…) pese a que existen en el signo solicitado TONY y figura de tigre, ciertos elementos gráficos, lo que realmente opera como determinante es el aspecto de conjunto de las marcas, pues como ya hemos referido, el consumidor toma decisiones en el mercado dejándose llevar por el impacto que la marca deja en su percepción integridad (sic)”.

      - “(…) La apreciación de conjunto de las marcas, no puede sin embargo dejar de lado la obligación de la Autoridad Administrativa de valorar (…) el elemento que goza de mayor relevancia al interior de la unidad marcaria. Así por ejemplo el elemento de mayor relevancia en los signos confrontados es el elemento denominativo (TONY / TONY), pues es de esta manera que los productos serán demandados en el mercado”.

      - “(…) resulta inevitable que el público consumidor (…) a la hora de demandar en el mercado golosinas de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se vea confundido respecto al origen empresarial, al estar las marcas en conflicto –a nivel denominativo- constituidas de manera relevante por el mismo vocablo TONY”.

   4. Tercero Interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad AMAY COMMERCIAL INC.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de veinticinco (25) de enero de 2012.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136...