PROCESO 145-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 145-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155, 238, 258, 259 literal a), y 267 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº CASACIÓN 003982-2010. Actor: Sociedad MARCO POLO SPORT S.A. Caso: COMPETENCIA DESELAL RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón total 90 aerow.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 30 de noviembre de 2011, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MARCO POLO SPORT S.A.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI.

   Tercera Interesada: NIKE INTERNATIONAL LTD.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD, el 6 de octubre de 2004 presentó denuncia por infracción de derechos de propiedad intelectual contra las sociedades CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., MARCO POLO SPORTS S.A. e IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. Argumenta que en el mercado estas empresas comercializan un balón que reproducen de manera casi idéntica a su marca figurativa constituida por el diseño de dicho balón, registrada en Perú bajo el certificado No. 93715, para amparar productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. El procedimiento se tramitó mediante expediente No. 221813-2004.

   2. En el INDECOPI se encontraba tramitándose el expediente No. 224382-2004, en relación con actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena. El actor es el mismo, los denunciados también y se basa en el hecho de la comercialización del balón mencionado.

   3. La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD, solicitó que se acumulen los dos expedientes mencionados. El INDECOPI acumuló el expediente 224382-2004 al 221813-2004.

   4. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución No. 9271-2006/OSD-INDECOPI de 22 de junio de 2006, declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, y la acción por competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena; prohibió las prácticas y sancionó a las empresas involucradas.

   5. Las sociedades INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., HIRAOKA S.A.C., y MARCO POLO SPORTS S.A., presentaron recursos de apelación contra el anterior acto administrativo.

   6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 1219-2007/TPI-INDECOPI, de 25 de junio de 2007, resolvió los recursos de apelación confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad MARCO POLO SPORT S.A., presentó demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución administrativa.

   8. La Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución No. 10 de 25 de noviembre de 2008, resolvió declarar infundada la demanda.

   9. La sociedad MARCO POLO SPORT S.A., presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente.

   10. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 9 de junio de 2010, resolvió el recurso de apelación revocando la sentencia apelada, declarando en consecuencia fundada la demanda y nula la Resolución impugnada.

   11. La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD. y el INDECOPI, presentaron recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente.

   12. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 27 de junio de 2011, dispone solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Sostiene, que la resolución del INDECOPI no fue motivada.

   2. Manifiesta, que no se ha demostrado que en el sector pertinente el público consumidor asocie los productos MI BALON con la marca NIKE, generando con ello error en cuanto al origen empresarial.

   3. Agrega, que no existió aprovechamiento de la reputación ajena. Indica que todos los balones comercializados tienen inscrita de manera distintiva la marca MI BALON. Esta marca está dirigida a sectores de estrato popular, a diferencia de la marca NIKE, que se encuentra dirigida a sectores de estratos altos.

   4. Argumenta, que la marca NIKE es un signo figurativo que carece de aptitud distintiva, ya que es usual en el mercado la utilización de este tipo de franjas y líneas. En un signo no registrable, de conformidad con la normativa andina.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del INDECOPI.

      • Sostiene, que la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD., tiene registrada a su nombre la marca constituida de dos esferas, donde la primera contiene tres líneas concéntricas y la segunda siete líneas verticales de distinto grosor. Registrada bajo el certificado No. 93715 para amparar productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Argumenta, que es impertinente que la demandante cuestione la validez del certificado de registro anteriormente mencionado. Señalando que dicho criterio es dable para adelantar otra clase de acción.

      • Considera, que es absolutamente válido proteger el derecho de exclusiva sobre la marca figurativa antes mencionada.

      • Agrega, que lo que está en discusión es, si la sociedad demandante sin la debida autorización, usó comercialmente un signo confundible con la marca registrada por NIKE INTERNATIONAL LTD. No se está discutiendo sobre la validez del acto administrativo que concedió el registro sobre dicha marca.

      • Manifiesta, que el Tribunal del INDECOPI después de determinar la comercialización del producto en el mercado, realizó un análisis comparativo de los signos en conflicto, llegando a la conclusión de que eran confundibles.

      • Aduce, que el Tribunal del INDECOPI determinó que la sociedad demandante fabricó y/o comercializó los balones referidos, conociendo la existencia del balón de NIKE INTERNATIONAL LTD., pretendiendo con esto aprovechar el prestigio que el balón estaba ganando en el medio nacional.

   2. Por parte de la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD.

      • Argumenta, que la gran campaña publicitaria y el esfuerzo empresarial y económico de NIKE INTERNATIONAL LTD, ha logrado que el consumidor identifique plenamente el diseño del balón de fútbol TOTAL 90 AEROW. Esto desató el interés de adquirir el balón durante el desarrollo de la Copa América Perú 2003, y durante los meses posteriores al evento.

      • Sostiene, que la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD., obtuvo el registro de la marca figurativa plasmada en el balón mediante el certificado No. 93715, para amparar productos de clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Arguye, que la empresa demandante al comercializar balones de fútbol donde se reproduce la marca figurativa mencionada, ha violado los derechos de propiedad industrial de la empresa NIKE INTERNATIONAL LTD.

      • Agrega, que la empresa demandante incurrió en actos de competencia desleal consistentes en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena. Es evidente que la demandante tuvo la intención de imitar deslealmente la marca figurativa.

      • Indica, que la autoridad competente le concedió la marca figurativa mencionada porque consideró que se trataba de un signo distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. Por lo tanto debe ser protegido así como se protegen a todas las marcas.

      • Sostiene, que la demandante tenía la intención de confundir, ya que copió los colores y la disposición de los elementos gráficos de nuestros balones de fútbol, aprovechándose de la intensa inversión y campaña publicitaria realizada a nivel mundial.

      iV. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   El juez consultante solicita la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal no interpretará la norma solicitada, ya que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio. En el presente caso no se está determinando la nulidad de un acto administrativo de concesión marcaria por confusión. El presente proceso versa sobre infracción de derechos marcarios y sobre competencia desleal relacionada con la propiedad industrial.

   El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: 154, 155 literal d), 238, 258, 259 literal a) y 267 de la Decisión 486 de la Comisión Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   Decisión 486

   (…)

Artículo 154

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la...