PROCESO 151-IP-2011

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 151-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 81, 83, literal a), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), y 84 de la misma normativa, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Ecuador. Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Expediente interno: 9406– MP. Marca: COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 19 de enero de 2012, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

    Demandada: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

    PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPEDAD INDUSTRIAL.

    PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

    Tercero interesado: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

  3. DATOS RELEVANTES.

    1. HECHOS

    Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

    1. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A., solicitó el 30 de noviembre de 2000 el registro como marca del signo denominativo COCINA FAMILIA ULTRA, para amparar todos los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

    2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION (actual KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC) presentó oposición con base en su marca denominativa FAMILIA, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 735-76, para amparar los siguientes productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico.

    3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 979691 de 11 de diciembre de 2001, resolvió rechazar la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

    4. La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC, presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo contencioso administrativo de Quito.

    5. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

    6. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí.

    7. Sostiene, que los términos COCINA y ULTRA son descriptivos.

    8. Argumenta, que el término FAMILIA es idéntico a la marca notoriamente conocida FAMILIA.

      1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

    9. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

      Contesta la demanda de la siguiente manera:

      (…)

      a-. Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

      b.-Me ratifico en la Resolución No. 979691 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

      c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

      d.- Se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y los demás que me franquea la ley.

    10. Por parte del Director Nacional de Propiedad Intelectual.

      No se anexó al expediente contestación a la demanda.

    11. Por parte del Procurador General del Estado

      Por intermedio de la Directora de Patrocinio, contesta la demanda de la siguiente manera:

      (…)

      El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador.

      Por lo tanto, corresponde al representante del IEPI, comparecer directamente al juicio.

      (…)

    12. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR contestó la demanda de la siguiente manera:

      • El signo solicitado para registro es una derivación de las marcas registradas FAMILIA, a nombre de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR.

      • La sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR es propietaria de la marca FAMILIA, registrada en Colombia desde 1996, mediante certificado No. 62.851. También es titular en Colombia desde 1972 de marcas relacionadas con la expresión FAMILIA. Por lo tanto, la demandante no puede decir que tiene un derecho prioritario sobre la marca FAMILIA.

      • La marca de la demandante no ha sido usada y, por lo tanto, no puede ser notoria.

      • La sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR es propietaria del nombre comercial PRODUCTOS FAMILIA; de ahí también proviene la marca que se pretende registrar.

      • La marca FAMILIA de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR, es la única que goza de notoriedad en el mercado ecuatoriano e internacional, especialmente en Colombia.

  4. Competencia del Tribunal.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  5. Normas a ser interpretadas.

    El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Y de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a) y h), 150, 159, 224, 228, 230 y 344 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    Sólo se interpretarán las normas de la Decisión 344, ya que la solicitud de registro como marca del signo COCINA FAMILIA ULTRA se presentó en vigencia de la mencionada normativa; en consecuencia, la Decisión 344 es la normativa sustancial aplicable al caso concreto.

    El Tribunal de oficio interpretará las siguientes normas: artículos 83 literales d) y e), 84, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

    Decisión 344

    (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en...

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