PROCESO 160-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 160-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 135 literal b) y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 175, 176, 177, 178 y 179 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00133. Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A. Lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de noviembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, los siguientes:

2. Las partes.

   Demandante: CONFECCIONES LEONISA S.A. hoy LEONISA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: MARROCAR S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad COLECCIONES LEONISA S.A., solicitó el 27 de marzo de 2007 el registro como lema comercial del signo denominativo SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca L LEONISA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 114024 para amparar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: Ropa, sombrería y calzado.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 575 de 30 de abril de 2007, se presentaron oposiciones por parte de la sociedad MARROCAR S.A., con base en su marca denominativa MUJER LATINA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 270750 para amparar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: vestuario, especialmente ropa interior.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 30397 de 25 de agosto de 2008, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad MARROCAR S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 38097 de 30 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 42844 de 30 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación revocando el acto administrativo impugnado, declarando fundada la oposición presentada, y negando el registro solicitado.

   7. La sociedad LEONISA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí, en relación con los aspectos literales, fonéticos y gráficos.

   2. Sostiene, que el signo opositor está compuesto por expresiones genéricas y de uso común.

   3. Arguye, que se debió analizar el signo solicitado junto con la marca a la cual está asociada.

   4. Argumenta, que al realizar la comparación la Superintendencia debió aplicar parámetros establecidos en algunas de sus resoluciones anteriores.

   5. Agrega, que los signos en conflicto son de fantasía.

   6. Indica, que la sociedad LEONISA S.A. ya es titular del lema comercial SI ES MUJER, registrado en Colombia bajo el certificado No. 250109 para amparar los siguientes productos de la clase 25: ropa interior femenina, vestidos de baño y ropa deportiva. Esto lo debió tener en cuenta la Superintendencia al conceder el registro de la marca opositora.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, fonético, ortográfico y conceptual.

      • Argumenta, que los signos en conflicto evocan la misma idea: mujer de origen latino.

      • Agrega, que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí.

      • Manifiesta, que las palabras SI ES no generan ninguna diferencia entre los signos y, por lo tanto, la resolución de la Superintendencia es válida.

      • Agrega, que la distintividad del lema comercial es independiente de la marca a la cual se encuentra asociada.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   Se interpretarán las normas solicitadas y, de oficio, se interpretará las siguientes normas; artículo 134 literal a), 175, 176, 177, 178 y 179 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 135

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 175

Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Artículo 176

La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Artículo 177

No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 178

Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.

Artículo 179

Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

(…)

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de lema comercial. Requisitos para el registro de lemas comerciales.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos compuestos.

4. Partículas genéricas y de uso común en la conformación del signo opositor. La marca débil.

5. Los signos de fantasía.

6. Autonomía de las oficinas de registro marcario al tomar sus decisiones.

1. concepto de lema comercial. Requisitos para el registro de lemas comerciales.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del lema comercial denominativo SI ES MUJER LATINA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro.

   El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486).

   Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente:

   Se trata por tanto...