PROCESO 4-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 4-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literal a) y 92 de la Decisión 313, que corresponde a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: DON JUAN. Actor: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. Proceso Interno Nº 6484.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2004, relativa a los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6484.

El auto de 18 de febrero de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. ILENSA EMA, demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia e interviene como tercero interesado la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 3042 de 11 de diciembre de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   En fecha 29 de octubre de 1993, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, solicitó a la Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa DON JUAN, para distinguir licores comprendidos en la Clase 33. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza)). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 394 de 20 de enero de 1994.

   La Jefe de la División de Signos Distintivos, a fin de realizar el examen de registrabilidad, solicitó un listado de antecedentes fonéticos de signos distintivos para la marca DON JUAN; en dicho listado aparece relacionada la marca RON DON JUAN cuya titularidad ostentaba la sociedad COMERCIAL FRANCO HERMANOS LTDA.

   No obstante, la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 16689 de 26 de abril de 1994 concedió el registro de la marca DON JUAN a favor de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

   La sociedad comercial Franco Hermanos Ltda. el 28 de octubre de 1983 solicitó el registro de la marca RON DON JUAN para identificar los productos de la clase 33, que fue concedido por Resolución Nº 2446 de 4 de abril de 1986 por cinco años. Antes de la expiración del término de vigencia, la sociedad mencionada solicitó su renovación la que, por Resolución Nº 34336 de 31 de diciembre de 1998, fue ampliada hasta el 4 de abril de 2001.

   En fecha 25 de mayo de 1999 la sociedad Industria Licorera y Embotelladora del Norte S.A ILENSA EMA, solicitó a la División de Signos Distintivos que efectuara la anotación del traspaso de la marca RON DON JUAN entre la empresa comercial Franco Hermanos Ltda. y dicha sociedad. Por Resolución Nº 112042 de 30 de junio de 1999, previa la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, se resolvió ordenar la inscripción de la marca RON DON JUAN a favor de la sociedad INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. ILENSA EMA.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La demandante sostiene que la División de signos distintivos al expedir la Resolución Nº 16689 violó el artículo 81 de la Decisión 344 por aplicación indebida ya que “se ignoró que la solicitud de registro de la marca DON JUAN no cumple con uno de los tres requisitos mínimos establecidos en este artículo para la registrabilidad de las marcas, y que por tanto, aquélla no goza de fuerza distintiva … la marca nominativa arbitraria DON JUAN que identifica los productos de la clase 33, está incumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el ordenamiento comunitario … particularmente con el de la suficiencia en la distintividad extrínseca, ya que no logra distinguir sus productos de aquéllos que comercializa mi mandante bajo la marca nominativa arbitraria RON DON JUAN”.

   Indica que también se violó el artículo 83 de la misma Decisión, toda vez que, la Superintendencia “se abstuvo de aplicar la causal relativa de irregistrabilidad encaminada a proteger los derechos válida y previamente adquiridos por terceros, y por esta vía no aplicó los criterios que se han establecido, doctrinaria y jurisprudencialmente, para determinar la confundibilidad entre signos de carácter nominativo que lleven al público consumidor a cometer error en la selección del producto o servicio que se trate, y por lo tanto, determinó la registrabilidad de la marca solicitada DON JUAN sin contemplar la infracción a los derechos de exclusiva válida y legalmente adquiridos por mi mandante con su marca RON DON JUAN”.

   Sostiene que “… en una comparación en conjunto entre las marcas DON JUAN y RON DON JUAN no se pueden establecer diferencias importantes sino que por el contrario se crean semejanzas tales que logran inducir al público consumidor a error, teniendo en cuenta que la dimensión característica de ambos signos está dada por la composición de sus palabras en un plano netamente verbal. Así resulta que la marca DON JUAN es idéntica a la marca RON DON JUAN, sin considerar su elemento genérico, y por tanto aquélla es irregistrable”. Además indica que existe similitud tanto en el signo como en los productos que distinguen.

   Finalmente manifiesta que se violó el artículo 102 de la misma Decisión 344, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio debe observar las facultades de exclusividad y oponibilidad a terceros “pues su actitud … puede avalar el uso de una marca, DON JUAN, violando los derechos de exclusiva de terceros por la preexistencia de un registro marcario válidamente concedido, RON DON JUAN. Más aún cuando la Jefatura de la División de Signos Distintivos realizó al (sic) test de registrabilidad de la marca DON JUAN solicitada por la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUÍA, aparentemente no tuvo en cuenta el listado de parecidos fonéticos sobre dicha marca …”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio no contesta a la demanda.

   La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia contesta a la demanda indicando que se opone “a la declaratoria de nulidad de la resolución 16.689…”.

   Observa que la marca DON JUAN “permite suficiente distintividad en comparación con la marca ‘Ron Don Juan’, puesto que ésta última es empleada, como su nombre lo indica, para distinguir la especie rones, entre el género de las bebidas alcohólicas. Al mismo tiempo, la fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia no produce ni comercializa ron bajo la marca ‘don Juan’ (produce y comercializa un brandy con la marca ‘Don Juan’ desde su lanzamiento en octubre de 1995), lo que le resta peso a la acusación de Ilensa EMA”.

   Indica que la actora hizo una errada apreciación al afirmar que las dos marcas en conflicto son arbitrarias, y basándose en la jurisprudencia del Tribunal llega a la conclusión de que la marca Ron Don Juan es una marca sugestiva, en cambio Don Juan sí es una marca arbitraria.

   Sobre la supuesta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 indica que las marcas Don Juan y Ron Don Juan “no son iguales ni semejantes al punto de que se presten a confundir al público … Además, para que el público pueda ser víctima de confusión por la coexistencia de marcas semejantes (lo cual no es nuestro caso), es necesario que ambas marcas sean explotadas simultáneamente en el mismo mercado, cuando en nuestro caso no está demostrado que ILENSA EMA explote o comercialice la marca ‘Ron Don Juan’, al tiempo que se demostrará que la marca ‘Brandy Don Juan’ sí es comercializada y explotada en Antioquia …”.

   Respecto a la violación del artículo 102 invocada por la actora indica que no comparte “ … la posición del actor, puesto que en momento alguno la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia...