PROCESO 4-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 4-IP-2003

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 82 literales e) e i) ibidem, así como de la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión. Actor: STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: “Latinmail”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil tres, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Consejera, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 16 de enero del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 5 de febrero del corriente año.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes.

   Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad STARMEDIA NETWORK INC., para demandar a la Superintendencia de Industria Comercio de la República de Colombia.

   Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso a la sociedad LATIN NET S.A.

   1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

   Pretende el actor que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 21.829 de agosto 31 de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución N° 6179 de marzo 28 de 2000, dentro del expediente administrativo N° 99.57187, negando en consecuencia el registro de la marca LATINMAIL.

   Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del anterior acto administrativo, solicita el actor que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad STARMEDIA NETWORK INC., el registro de la marca nominativa “LATINMAIL” para distinguir los productos comprendidos en la clase 38 de la clasificación Internacional de Niza.[1]

   Sostiene el actor en su escrito demandatorio, que ante la solicitud de registro presentada por la sociedad en cuestión, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad LATIN NET S.A. contra la Resolución Nº 6179 de la División de Signos Distintivos, y que como consecuencia del trámite de este recurso se revocó la resolución recurrida, negando en consecuencia el registro de la marca “LATINMAIL”., aduciendo que el signo solicitado presentaba semejanzas visuales y auditivas con las marcas registradas LATIN NET y LATINO NET que generarían la idea en el consumidor que un mismo empresario tiene dos marcas, máxime si los signos identifican servicios de la misma clase y completamente relacionados.

   Alega el demandante que con la decisión de negar el registro para la marca LATINMAIL (nominativa) bajo el argumento de que la misma tiene semejanzas con marcas registradas, se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Agrega que en el caso objeto de demanda no se cumplieron los presupuestos del citado artículo para negar el registro, por cuanto no existen semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error o confusión entre las marcas cotejadas, debido a que la partícula LATIN y LATINO no son apropiables para distinguir una marca en especial, ya que el uso corriente de dicha palabra hace alusión al origen latino, es decir, de Latino América.

   Argumenta que las marcas en conflicto comparten el prefijo de uso común “LATIN”, como sinónimo de la expresión LATINOAMERICANO, y que por tanto no debe entrar dentro del cotejo respectivo, el cual debe hacerse atendiendo solamente a las derivaciones de cada una de las marcas, es decir, MAIL de LATINMAIL, y NET, de LATINNET.

   Concluye diciendo que las marcas en litigio, no presentan similitudes desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético o ideológico; que para su registro se debe tener en cuenta el principio de especialidad de los registros marcarios, de acuerdo con el cual es perfectamente posible que dos marcas idénticas cuenten con registros en una misma clase de productos o servicios, a favor de diferentes titulares.

   1.3. Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones del demandante, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 99.57187, se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344, garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.

   Reitera que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es el régimen legal aplicable, que debía adoptar la Oficina Nacional Competente al caso de autos, en materia de Propiedad Industrial.

   Sobre la decisión de irregistrabilidad de la marca, arguye finalmente, que una vez efectuado el examen comparativo de la marca “LATINMAIL”, frente a la marca “LATINNET” para la clase 38 registrada a favor de LATIN NET S.A., se concluye que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos visuales y auditivos; y que en consecuencia, la marca LATINMAIL para la clase 38, no cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Argumenta con fundamento en lo anterior que permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal, pues, quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir, no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado.

2. CONSIDERANDO:

   2.1. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

   2.2. Normas a ser interpretadas.

   El Tribunal precisa que aunque la consulta se refiere a...