PROCESO 4-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 4-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno 6013 Actora: COMPAÑIA NOVARTIS AG. Marca: NEORAL

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil uno.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Dr. Camilo Arciniegas Andrade Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 6013 contra autoridades nacionales.

En el proceso interno instaurado por la actora, la compañía NOVARTIS AG. domiciliada en Basilea, Suiza, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) Resolución 09710 de 31 de mayo de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró infundada la observación formulada por LABORATORIOS LEGRAND S.A. y sinembargo, de oficio se negó el registro de la marca denominativa NEORAL solicitada por NOVARTIS AG., para distinguir preparaciones farmacéuticas, productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Resolución 15631 de 10 de agosto de 1999, que resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución 09710 de 31 de mayo de 1999.

Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho solicita se le conceda el registro de la marca NEORAL, para los productos de la clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes:

“La sociedad NOVARTIS AG., con domicilio en Basilea, Suiza, el 25 de septiembre de 1998 solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca NEORAL (nominativa) para distinguir únicamente “Preparaciones farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, LABORATORIOS LEGRAND S.A., con domicilio en esta ciudad y por intermedio de apoderado, presentó oposición y observaciones con fundamento en que la marca NEOVIRAL, de su propiedad, era confundible y semejante con la marca NEORAL.

“La Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante resolución 09710 de 31 de mayo de 1999, declaró infundada la observación presentada por LABORATORIOS LEGRAND S.A., por considerar que no existía confusión entre las marcas NEORAL y NEOVIRAL. Sin embargo, de oficio, negó el registro de la marca NEORAL, por cuanto presentaba semejanzas con la marca NORAL registrada a favor de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION.

“Contra la resolución 09710 de 31 de mayo de 1999, se interpuso el recurso de apelación, argumentando el uso común de la terminación genérica ORAL en marcas que distinguen productos de la Clase 5ª; el registro de la marca SADIMMUN NEORAL de propiedad de la actora; el hecho de que AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION no presentó oposición al registro de la marca NEORAL y de que existen varios registros otorgados por la Superintendencia que sólo se diferencian en una sola letra con la marca cuyo registro fue solicitado.

“Por resolución 15631 de 10 de agosto de 1999 se resolvió el recurso de apelación, confirmando en su integridad la negativa del registro de la marca NEORAL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En los fundamentos de derecho la actora cita como violados los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por las siguientes razones:

1. “El literal a) del artículo 83, fue violado por cuanto la Superintendencia al pasar por alto que la terminación ORAL es descriptiva y de uso común respecto de productos farmacéuticos, está asumiendo, sin fundamento fáctico ni jurídico, que el sufijo ORAL no es descriptivo ni de uso común y sí apropiable por los particulares y, por tanto, puede servir de base para negar el registro de una marca.

   “El mencionado artículo para ser aplicado, exige el cumplimiento de dos requisitos: a) que los signos distintivos sean idénticos o se asemejen de manera que puedan inducir al público a error; y, b) que cubran los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

   “La Administración, por otra parte, ha otorgado infinidad de registros de marcas que llevan los sufijos ORAL para productos de la clase 5ª y a nombre de diferentes propietarios; también ha considerado que las marcas que sólo se diferencian en una o dos letras, respecto de marcas previamente registradas y que cubren productos de la misma clase y naturaleza, pueden perfectamente coexistir en el mercado.

   “Ha sostenido en repetidas ocasiones que dos marcas que compartan expresiones que son de uso común, trátese de raíces o desinencias, de prefijos y sufijos, para distinguir el tipo de producto de que se trate, no pueden ser consideradas confundibles y por tanto, pueden coexistir en el mercado.

   Al hacer la comparación de las marcas en conflicto la Superintendencia asume, sin fundamento alguno, que el prefijo ORAL no es descriptivo ni de uso común para los productos de la clase 5ª y, por consiguiente, éste sí es apropiable por los particulares. Con este hecho la Administración está aplicando erróneamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, puesto que no tiene en cuenta que lo que sí es comparable no tiene posibilidad de inducir al público a error, por lo que la marca solicitada sí puede ser registrable

   .

2. “El artículo 96 de la Decisión 344 fue violado, por cuanto la Superintendencia al hacer el examen de registrabilidad de la marca solicitada, no cumplió de manera completa y cabal lo preceptuado por este artículo, puesto que no tuvo en cuenta la existencia de una gran cantidad de marcas registradas que llevan el sufijo ORAL y que distinguen productos de la clase 5ª.”

   El Tribunal, además de lo transcrito, se remite a la demanda presentada por la actora y a la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   a) Demanda presentada por la sociedad NOVARTIS AG.

   Para afianzar su defensa, la actora manifiesta que “ninguno de los propietarios de las marcas registradas que llevan la terminación ORAL, incluyendo la sociedad American Home Products Corporation, propietarios de la marca NORAL (que sirvió de base a la Superintendencia de Industria y Comercio para rechazar de oficio el registro de la marca de mi mandante), presentaron oposiciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio”, de lo cual deduce que no se sintieron vulnerados en sus derechos por la inscripción de la marca NEORAL.

   Cita varios ejemplos en los...