PROCESO 394-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 394-IP-2015

Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: Correcaminos de Colombia S.A. Marca: “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixta). Expediente Interno: 2012-0115.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 12 días del mes de noviembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 2598 de 10 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el 11 de agosto del mismo año, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 2012-0115.

El Auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A.

      Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.

      Tercero interesado: ASOCIACIÓN DE ATLETISMO MASTER CLUB OLIMPUS.

   2. Antecedentes:

   1. El 18 de mayo de 2007, la Asociación de Atletismo Master Club Olimpus solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia el registro como marca del signo “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 581 de 31 de octubre de 2007.

   3. Publicada la solicitud, la Empresa Comercial Lotería de Cundinamarca formuló oposición al registro solicitado argumentando que existe riesgo de confusión entre el elemento figurativo de su marca “LOTERÍA DE CUNDINAMARCA” registrada con Certificado 232771 para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, con el que pretende utilizar la marca “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixta).

   4. Asimismo, Correcaminos de Colombia S.A. interpuso oposición al registro solicitado sobre la base de su marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta), registrada con Certificado 307025 para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia, mediante Resolución 29990 de 22 de agosto de 2008, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixta) para distinguir: “organización de eventos deportivos especialmente carreras atléticas” de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   6. Contra la anterior Resolución, Correcaminos de Colombia S.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

   7. Mediante Resolución 37799 de 30 de septiembre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación.

   8. El Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia, mediante Resolución 040532 de 28 de julio de 2011, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 29990 de 22 de agosto de 2008, que declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca solicitada.

   9. Correcaminos de Colombia S.A. presentó demanda ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de que se anule la Resolución 37799 de 30 de septiembre de 2008, la cual fue admitida por auto de 22 de mayo de 2012.

   10. La Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   11. Correcaminos de Colombia S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       - Que, se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el signo “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto) no cumple los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por las normas comunitarias.

       - Que, el signo “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto) solicitado para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional Niza, es susceptible de producir riesgo de confusión con la marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta), pues la primera está totalmente contenida en la marca de la demandante, por lo que no podría ser registrada.

       - Que, debe tenerse en cuenta que la autoridad administrativa ignoró diversos criterios jurisprudenciales aplicables a la comparación de marcas que señalan que la regla más importante para realizar el cotejo de marcas es la comparación en conjunto de los signos, evitando examinarlos de forma fraccionada.

       - Que, entre el signo solicitado para registro “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto) y la marca base de la oposición “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta) existe coincidencia en la sílaba tónica, en la ubicación y número de vocales y en la terminación de las palabras.

       - Las marcas en conflicto evocan el mismo concepto produciéndose confusión conceptual. Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia señala que la marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta) es una marca débil, lo cual no es amparable por cuanto Correcaminos de Colombia S.A. la ha usado intensamente revistiéndola de aptitud distintiva.

       - Finalmente se señala que en virtud del uso dado a la marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta) por parte de la actora, la misma goza de aptitud distintiva intrínseca y extrínseca, lo cual no ocurre con el signo “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto), cuyo registro constituye un aprovechamiento del esfuerzo efectuado por la Sociedad Correcaminos de Colombia S.A. en el posicionamiento su marca.

   4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   12. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia sustentó su contestación de la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – Que, el elemento denominativo consistente en la expresión “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixta), se trata de un signo de naturaleza evocativa, pues al utilizarse la palabra “MARATÓN” la cual significa “carrera de resistencia” y al referirse a un lugar determinado, “BOGOTÁ” se asocia en el consumidor la idea de un evento deportivo en esa ciudad, mientras que la expresión “EL DORADO” se aplica de manera arbitraria a los servicios que pretende distinguir. Asimismo, el elemento figurativo de dicha marca consiste en una figura precolombina que simula correr; por otro lado, la marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta) se trata de un signo de naturaleza evocativa al utilizar la palabra “MARATÓN” y referirse a un lugar determinado “BOGOTÁ” y su elemento figurativo consiste en un rectángulo dividido en tres franjas dentro del cual se observa el diseño de tres corredores.

       – No se puede conferir el monopolio respecto del concepto “MARATÓN” ni del concepto “BOGOTÁ” y aunque los signos confrontados compartan los términos señalados, los mismos son de uso común por su significado conceptual para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resultan inapropiables por un sólo empresario.

       – Los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, por lo que no fue necesario analizar la conexión competitiva entre los servicios que amparen o pretendan amparar.

   13. La Asociación de Atletismo Máster Club Olimpus no contestó la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   14. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Del análisis efectuado no procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a)[1] de la misma normativa.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre marcas mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

   3. Palabras de uso común en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Marcas evocativas.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   15. En el presente caso, Asociación de Atletismo Master Club Olimpus solicitó el registro como marca del signo...