PROCESO 39-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 39-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 155 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 154, 155 literal d), 224 y 226 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 177-2010-0-1801-JR-CA-07.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 177-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 177-2010-0-1801-JR-CA-07.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 1 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. Antecedentes.

   Partes en el proceso interno:

   Demandante: Unilever N.V.

   Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú.

   Ernesto Lupercio del Carpio Rufasto

   1. Determinación de los hechos relevantes:

      1. El 7 de diciembre de 2007, Unilever N.V. interpuso ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Lácteos Sur E.I.R.L. y Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto.

      2. El 1 de febrero de 2008, Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto absolvió el traslado de la acción.

      3. Mediante Resolución 499-2008/CSD-INDECOPI de 24 de octubre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción interpuesta contra Lácteos del Sur E.I.R.L. y fundada la acción interpuesta contra Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto, a quien prohibió el uso de la denominación DORIA, en forma independiente o conjunta con otros elementos para distinguir mantequilla. Dicha resolución se fundamentó en que el signo DORIA (mixto) y las marcas registradas a favor de Unilever N.V., desde el punto de vista gráfico, generan una impresión visual similar susceptible de inducir a confusión en el público consumidor.

      4. El 6 de noviembre de 2008, Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto interpuso recurso administrativo de apelación y, mediante Resolución 2596-2009/TPI-INDECOPI de 7 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual decidió confirmar el extremo que declaró fundada la acción de infracción y reformó la resolución apelada en el extremo referido a la prohibición de uso, señalando que la prohibición recae sobre el signo DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA (mixto).

      5. El 13 de enero de 2010, Unilever N.V. presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2596-2009/TPI-INDECOPI, ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 19 de febrero de 2014 declaró infundada la demanda.

      6. El 13 de marzo de 2014, Unilever N.V. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial.

      7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

      - Cuáles son los criterios para determinar si se ha configurado la infracción a los derechos de propiedad industrial, cuando existe semejanza en el término denominativo relevante y en los productos que distingue un signo usado sin registro y una marca registrada.

   2. Fundamentos de la demanda:

      8. Unilever N.V. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - La resolución administrativa materia de cuestionamiento yerra al concluir que no existe riesgo de confusión entre el término DORINA que forma parte de las marcas registradas a su favor y la denominación DORIA, que constituye el término más relevante del signo mixto utilizado por Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto.

      - Es titular de las marcas DORINA (denominativa) y DORINA (mixta) que distinguen productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

      - La marca DORINA goza de gran prestigio en el mercado peruano, incluso ostenta la calidad de marca notoria.

      - Los emplazados vienen utilizando el signo DORIA (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Intenacional de Niza, el cual es confundible con las marcas registradas a su favor.

      - Los signos confrontados poseen figuras y términos descriptivos que no deberían ser tomados en cuenta. Las palabras MANTEQUILLA y AREQUIPEÑA no son relevantes por ser descriptivos del producto y del lugar donde se fabrica. En consecuencia, en las marcas infractoras el principal elemento es la denominación DORIA que resulta confundible con DORINA.

      - En el presente caso existe riesgo de confusión tanto gráfica como fonética.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      9. El Indecopi contestó la demanda señalando lo siguiente:

         - Considera que resulta inconsistente la presunta invalidez de la resolución administrativa, alegada por el demandante y sustentada bajo la hipótesis de que las marcas en conflicto resultarían confundibles.

         - Las denominaciones DORIA y DORINA no son similares. Sin embargo, desde el punto de vista gráfico se advierte que si bien cada signo incluye elementos figurativos distintos, el hecho de que: i) las denominaciones que conforman los signos compartan la mayoría de sus grafías; ii) el tipo de letra de las denominaciones sea similar; y, iii) las denominaciones estén escritas ligeramente hacia la derecha, determina una impresión visual de conjunto semejante.

         - Uno de los signos utilizados, DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA (mixto), vulnera los derechos de la marca DORINA.

      10. Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto contestó la demanda señalando lo siguiente:

          - Que aun cuando existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se ha determinado que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

          - Es titular de la marca DORIA desde 1977 y la demandante Unilever es titular de la marca DORINA desde 1979. El signo DORIA (mixto) ha estado registrado ante el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas – ITINTEC (entidad pública que antecedió en sus funciones al INDECOPI).

          - Viene utilizando el signo DORIA (mixto) desde hace 37 años, el cual actualmente goza de prestigio y reconocimiento en el mercado.

          - La única intención de la accionante es retirar del mercado un producto de mucho prestigio.

          - Los signos en cuestión resultan completamente diferentes respecto de sus denominaciones como de los elementos figurativos que incluyen.

2. Normas a ser interpretadas.

   11. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 155 literal a)[1] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 154[2], 155[3] literal d), 224[4] y 226[5] de la normativa mencionada.

3. MATERIAS A SER DESARROLLADAS

   1. Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos.

   2. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

   3. Elementos de uso común en la conformación de marcas.

   4. Palabras descriptivas en la conformación de signos.

   5. Coexistencia de marcas.

   1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS.

   12. En el presente caso, Unilever N.V. interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Lácteos Sur E.I.R.L. y Ernesto Lupercio del Carpio Rufasto, sobre la base de sus marcas DORINA (denominativa) y DORINA (mixta). Mediante Resolución Nº...