PROCESO 09-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 09-IP-2008

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal h), 224 y 231 de la misma Decisión. Marca: PAMOLSA KRYSTAL y logotipo. Actor: sociedad UNIÓN DE CERVERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno Nº 1516-2007.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 1516-2007;

El auto de 5 de marzo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Tercero interesado: PERUANA DE MOLDEADOS S.A.

b) Hechos

El 23 de julio de 2001, PERUANA DE MOLDEADOS S.A. solicitó el registro como marca del signo PAMOLSA KRYSTAL y logotipo, para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. El 21 de febrero de 2002, Unión de Cervecerías Peruanas Bakus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición sobre la base de su marca notoria CRISTAL.

Por Resolución Nº 1314-2003/OSD-INDECOPI, de 7 de febrero de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. de Perú, e INSCRIBIR (…) a favor de PERUANA DE MOLDEADOS S.A., de Perú, la marca de producto constituida por el logotipo ovalado conteniendo la denominación PAMOLSA KRYSTAL escrita en letras características y la figura estilizada de tres franjas, con bordes de color rojo, azul y amarillo (…)”.

Contra dicha Resolución, la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 440-2003/TPI-INDECOPI, de 30 de abril de 2003, decide: “CONFIRMAR la Resolución Nº 1314-2003/OSD-INDECOPI (…) y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto (…) PAMOLSA KRYSTAL (…)”.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Resolución Número Doce de 4 de abril de 2006, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA la demanda interpuesta por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta (…)”. Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, este recurso fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que decidió “CONFIRMAR la resolución (sentencia) apelada de primera instancia número doce (…)”.

La actora interpuso recurso de casación contra la sentencia mencionada, la que por providencia de 23 de agosto de 2007 emanada de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; y, cuál es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda interpuesta por la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

La actora fundamenta que su marca Cristal es notoria y que tal calidad ha sido reconocida por el INDECOPI en otras resoluciones, agrega que su “uso no solo ha sido constante, sino que, la inversión publicitaria en la marca CRISTAL es alta, constituyéndose en una de las marcas con mayor inversión publicitaria”, para sustentar su argumentación realiza un análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue su marca concluyendo que “la marca CRISTAL es notoriamente conocida”.

La demandante se refiere a la dilución y dice “siendo CRISTAL una marca notoria, es procedente su protección frente al riesgo de dilución que se daría por el uso de la marca PAMOLSA KRYSTAL, que tiene como su principal elemento distintivo la palabra CRISTAL”.

También sostiene que “la marca PAMOLSA KRYSTAL cuyo registro se solicita constituye una transcripción parcial de la marca notoriamente conocida CRISTAL (…). En atención a ello, la autoridad administrativa debió denegar el registro de la marca PAMOLSA KRYSTAL”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

   El INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

   Señala que en ningún momento se ha puesto en tela de juicio la notoriedad de la marca CRISTAL y que “El hecho que se haya admitido el registro de la marca PAMOLSA KRYSTAL y logotipo, no significa que se haya desconocido la calidad de notoria de la marca CRISTAL (…)”. Sobre el reconocimiento por parte del INDECOPI de esta notoriedad, en otras resoluciones, sostiene que “no se trata de jurisprudencia de carácter vinculante que haya debido obligar a la autoridad administrativa a resolver en el caso que nos ocupa de la misma manera”.

   Respecto al riesgo de dilución argumentado por la actora dice que no existe “forma alguna capaz de generar alguna posibilidad de dilución pues ni siquiera se está usando un signo similar a los de propiedad de la actora” y que “El vocablo CRISTAL forma parte de varias marcas registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial “razón por la que no presenta un carácter excepcional o especial que le otorgue una notoriedad preeminente o renombrada al grado de hacer posible la dilución de su poder distintivo”.

5. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado PERUANA DE MOLDEADOS S.A.

   Respecto a la notoriedad de la marca CRISTAL dice que “ha sido reconocida la condición de marca notoria de la denominación CRISTAL, aplicando en consecuencia la protección especial que regula el régimen marcario nacional y regional; sin embargo, dicha protección en modo alguno implica una indiscriminada prohibición del uso de dicho signo sino que se encuentra circunscrita a lo expresamente establecido normativamente” tal como lo dispone el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. Agrega que el signo solicitado “identifica envases inyectados o termoformados, rígidos o espumados de poliestireno (sic), polipropileno, PET, PVC u otra resina plástica mientras que la marca CRISTAL distingue cerveza, productos a todas luces de diferente naturaleza y finalidad (…)”.

   Sostiene que los signos en conflicto “no se presenta riesgo alguno de confusión indirecta ya que no...