PROCESO 41-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 41-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 9516-02-ML. Actor: Sociedad BAYER AKTIENGELLSCHAFT Marca denominativa: “CEPROZ”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

   Demandada: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DE ECUADOR.

   Tercero interesado: Señor MIGUEL EDUARDO GARCÍA COSTA.

2. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. El señor MIGUEL EDUARDO GARCÍA COSTA solicitó el 28 de febrero de 2001 el registro del signo denominativo CEPROZ para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Se tramitó bajo el número 111681 de 2001.

      2. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición al registro del signo denominativo CEPROZ con base en la marca denominativa CIPRO, registrada en Ecuador para proteger preparaciones farmacéuticas comprendidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 979916 del 2 de abril de 2002, resolvió rechazar la oposición presentada y conceder el registro del signo denominativo CEPROZ.

      4. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, el 31 de julio de 2002 interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      La demanda se soporta en los siguientes argumentos:

      1. Los signos en conflicto son confundibles entre sí y podrían generar error en el público consumidor, ya que presentan suficientes semejanzas gráficas, visuales, fonéticas y auditivas.

      2. Como quiera que se trata de la comparación entre dos signos que amparan productos farmacéuticos, la autoridad administrativa debió aplicar un criterio más riguroso de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En este sentido la posibilidad de confusión sería una causal suficiente de rechazo.

      3. De conformidad con las reglas establecidas para el cotejo marcario, no cabe duda de la confundibilidad de los signos en conflicto.

      4. La resolución impugnada no fue debidamente motivada.

   3. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del Presidente del IEPI

         (…)

         Ratifico la resolución No. 979916 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es la materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

         (…)

      2. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso.

         ▪ El acto administrativo demandado se encuentra debidamente motivado.

         ▪ Los signos en conflicto no son semejantes al realizarse la respectiva visión en conjunto. Desde el punto de vista fonético auditivo tampoco existe confusión.

         ▪ Aunque las marcas pertenecen a la misma clase no son del mismo género o especie de productos y, por lo tanto, no habría riesgo de confusión.

         II. Competencia del Tribunal.

         El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

         III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

         Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 134, 135 literales a), b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina.

         Los literales i) y m) del artículo 135 de la Decisión 486 no serán interpretados ya que no son aplicables al asunto en cuestión.

         Asimismo, se interpretará de oficio el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

         A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

         DECISIÓN 486

         (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)

VI. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

2. Comparación entre marcas denominativas.

3. Las marcas farmacéuticas.

4. Conexión competitiva de productos de la misma clase.

5. Debida motivación de los actos que conceden o deniegan registros marcarios.

1. Requisitos para el registro de las marcas. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

   En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo CEPROZ, ya que se afirma es semejante a las marca denominativa CIPRO. Por tal motivo es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

   Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

   La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

   (...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines

   .[1]

   El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

   La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

   (…)

   La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

   (…)

   La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).

   (…)

   La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad...