PROCESO 388-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 388-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b), e) y f), y último párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 228 de la misma Decisión, con fundamento en interpretación prejudicial solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Marca: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa). Demandante: CORPORACiÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA. Proceso interno:

2009-0299.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2608 de 11 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos, recibido vía correo electrónico en este Tribunal, el mismo día, por medio del cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-0299.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el Proceso Interno.

   Demandante: CORPORACiÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. - USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA.

   Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),

   República de Colombia.

   Demandada:

   Hechos.

   1. El 19 de mayo de 2003, Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca (en adelante, Corferias) solicitó el registro de la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) para distinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 31 de julio de 2003, el extracto de la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 530, sin que fuera presentada oposición alguna dentro del plazo legal.

   3. El 22 de noviembre de 2004, mediante Resolución 28317, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió denegar el registro de la marca solicitada FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) por considerar que carece de la suficiente distintividad para ser registrado como marca puesto que indica de manera clara, inmediata y directa características esenciales de algunos de los servicios que pretende distinguir en la Clase 35.

   4. Corferias presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 28317.

   5. El 10 de febrero de 2005 mediante Resolución 2547, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 28317.

   6. El 23 de diciembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 28317.

   7. El 7 de mayo de 2009, Corferias interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 28317, 2547 Y 54661.

   8. El 31 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió

   suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486.

   Argumentos de la demanda.

   2

   ~r Corror.as .nterpuso demanda en ¡] que manifestó que:

   9. La marca solicitada FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) ha adquirido un segundo significado o secondary meaning. Desde el año 1988 y hasta el año 2008, Corferias ha venido explotando y utilizando la marca solicitada, incurriendo en gastos considerablemente altos para la explotación de dicha marca, pero también percibiendo unas utilidades considerablemente altas derivadas de su explotación, año tras año. Las ventas percibidas anualmente, casi en su totalidad, doblan los gastos en los que se incurrió,

   incrementándose los ingresos año a año.

   10. Según la doctrina, la publicidad es un elemento importantísimo para demostrar la distintividad adquirida de un signo. Por ello, se aportaron 42 documentos publicitarios, dentro de los cuales se puede encontrar publicidad realizada a través de brochures o guías y publicidad realizada a través de revistas como Newsweek, Semana y Cromos y diarios de alta circulación como El Tiempo,

   El Espectador y Portafolio, los cuales se encuentran dentro de los más altos índices de popularidad dentro y fuera de Colombia. Es importante advertir que en toda esta publicidad masiva, aparece Corferias como organizador y sede del evento, lo cual es plenamente visible en toda la publicidad aportada.

   11. Adicionalmente, se aportaron 6 discos compactos en los cuales se incluyen publicidad audiovisual de la Feria Internacional del Libro que realiza Corferias.

   Es importante tener en cuenta que la mención de Corferias como organizadora y sede de la feria se ha hecho desde la primera Feria Internacional del Libro, la cual tuvo lugar en el año 1988, es decir, que durante los 21 años consecutivos que lleva realizándose la feria, Corferias ha sido publicitada como tal, situación que es posible corroborar con los CD en donde se encuentra la publicidad que se ha venido haciendo a través de propagandas comerciales.

   12. A lo largo de su trayectoria, la Feria Internacional del Libro ha adquirido renombre en Colombia, que se ha convertido en el evento cultural más importante, situación que es corroborada por la misma ministra de cultura del año 2006. Adicionalmente, dada su trayectoria e importancia, se ha convertido en el centro de atención, no solo en Colombia, sino en todo el mundo,

   situación que es corroborada por el Presidente de la Cámara Colombiana del Libro y por la participación de China como país invitado en su décima octava edición.

   13. Finalmente, para demostrar la distintividad adquirida, se contrató a la firma de mercadeo Alpha & Omega Mercadeo, quienes realizaron una encuesta general en las principales ciudades del país, demostrando la amplia difusión,

   recordación, familiarización y reconocimiento del signo solicitado por parte del consumidor. Adicionalmente, se aportaron como pruebas certificaciones otorgadas por editoriales, proveedores de alimentos y de publicidad que certifican haber participado en la Feria Internacional del Libro que realiza Corferias año tras año.

   3 La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda manifestando que:

   Argumentos de la contestación a la demanda.

   14. La expresión solicitada cumple los presupuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal a) sin que pueda predicarse que el actuar de la SIC contravenga las mencionadas normas, como se advirtió en los actos administrativos ahora demandados.

   15. En el presente asunto no nos encontramos frente a una marca que pueda ampararse dentro del supuesto de la distintividad adquirida, y es que en cambio la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) está

   incursa en la causal prevista en el literal e) del artículo 135, por constituir el signo una expresión descriptiva para los servicios que pretende amparar.

   16. Si bien el actor aportó unas pruebas respecto de la expresión, dichas pruebas en efecto lograron probar un uso de la marca mas no el grado o nivel de distintividad adquirida por la expresión frente a los consumidores, toda vez que éstas se dirigieron a demostrar el uso de la marca pero no la distintividad de la marca frente a los consumidores ni el conocimiento que éstos tienen de ella.

   17. Que, los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario,

   conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

2. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

   18. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   19. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   Solicitados: 134 Y135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará el artículo 135 literales b), e) y f) de la citada norma, así como su último párrafo 1. No se interpretará el artículo 134 de 1 "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   ( ...)

   2. carezcan de distintividad;

      ( ...)

   5. consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

      4 la misma Decisión por no ser de directa aplicación para la resolución del caso concreto.

      De oficio: 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Los signos descriptivos y genéricos.

   2. Los signos evocativos.

   3. Distintividad adquirida o secondary meaning.

   4. El signo notoriamente conocido solicitado para...