PROCESO 38-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 38-IP-2008

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la misma Decisión.

Actor: PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.)

Marca: “AGUA SANTA”.

Expediente Interno N° 2003-0020

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de marzo de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.).

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: el señor JUAN CARLOS ARANGO.

2. Actos demandados

   La sociedad PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.) plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: N° 10946 de 12 de abril de 2002, y N° 27325 de 28 de agosto de 2002, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por INDEGA S.A. y concedió el registro del signo AGUA SANTA, solicitado por el señor JUAN CARLOS ARANGO para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 18 de mayo de 2001, el señor JUAN CARLOS ARANGO solicitó el registro del signo “AGUA SANTA” para amparar “agua natural”, producto comprendido en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 509, y, estando dentro del término legal, PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.) presentó oposición a la misma argumentando ser titular de las marcas SANTA CLARA (nominativa) y SANTA CLARA (mixta) en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

3. El 12 de abril de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 10946, mediante la cual se resolvió declarar infundada la oposición formulada y conceder el registro del signo solicitado a favor del señor JUAN CARLOS ARANGO.

4. El 22 de mayo de 2002, PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.) interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

5. El 28 de agosto de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la Resolución N° 27325, mediante la cual se resolvió confirmar la Resolución N° 10946.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.) a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Afirma que “Al realizar la comparación entre el signo solicitado, AGUA SANTA, y la marca previamente registrada, SANTA CLARA, se encuentra que entre ellas existe similitud ideológica, gráfica y fonética”.

      Observa que “la marca AGUA SANTA fue solicitada para amparar “Agua natural”. En consecuencia, la palabra “AGUA” resulta genérica y debe ser excluida de la comparación”.

      Indica que “Desde el punto de vista conceptual o ideológico, las mismas son confundiblemente semejantes, toda vez que ambas evocan la idea de santidad, o, lo que es lo mismo, virtud, perfección, gracia, misticismo, sublimidad”. “Desde el punto de vista gráfico, las marcas también presentan una innegable similitud, puesto que la marca SANTA reproduce íntegramente el primer término de la expresión SANTA CLARA, sin añadirle ningún elemento que le otorgue distintividad”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Afirma que “efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘AGUA SANTA’ y ‘SANTA CLARA’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden conceptual, gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual, (…)”.

      Observa que “la pronunciación del vocablo ‘AGUA SANTA’ es completamente diferente al vocablo ‘SANTA CLARA’ en razón a que la estructura de la sílaba tónica que da el acento a la pronunciación, difiere sustancialmente una de otra. En consecuencia, la percepción sonora o auditiva que ambas marcas generan es completamente diferente”.

   4. Tercero interesado

      El señor JUAN CARLOS ARANGO, considerado como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 12 de marzo de 2008.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Al respecto, el Tribunal estima que: (i) procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la solicitud relativa al registro del signo “AGUA SANTA” ha sido presentada el 18 de mayo de 2001, esto es, en vigencia de la Decisión 486 mencionada, (ii) con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 134, 135 literales e) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, (iii) no interpretar los artículos 154 y 172 de la Decisión 486 solicitados por la Instancia Nacional consultante, por no ser aplicables al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

   f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

   ;

   (...)

   Consideraciones

   El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

   - Concepto de marca y sus elementos constitutivos;

   -...