PROCESO 30-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 30-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SODIMAC COLOMBIA S.A.

Marca: “HOME SENTRY” (mixta).

Expediente Interno N° 2002-00312.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos (2) días del mes de abril del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de marzo de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., sucesora de todos los derechos sobre la marca “AMERICA HOME CENTER”. Clase 42, por la sociedad ARCESA S.A.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: la sociedad Mecanelectro S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: N° 09053, de 20 de marzo de 2002 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la Resolución N° 09053 y concedió a la sociedad Mecanelectro S.A., el registro del signo HOME SENTRY (mixto), para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 21 de diciembre de 1993, mediante Resolución 35928 se concedió el registro de la marca HOME CENTER (etiqueta), para la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad ARCESA S.A.

2. El 31 de mayo de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia concedió a la sociedad ARCESA S.A., el registro de la marca AMERICA HOME CENTER para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional.

3. El 24 de abril de 1997, la sociedad Mecanelectro S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia el registro del signo “HOME SENTRY” (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42.

4. La sociedad Arcesa SA., en su calidad de titular de la marca AMERICA HOME CENTER, cedió a favor de la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., todos los derechos sobre dicha marca.

5. La sociedad Arcesa S.A., anterior titular de la marca AMERICA HOME CENTER, presentó observación al signo solicitado en base a la marca de su propiedad AMERICA HOME CENTER.

6. El 31 de julio de 2001, mediante la Resolución Nº 25344, se negó el registro del signo “HOME SENTRY” (mixto) solicitado por la sociedad Mecanelectro SA., negativa fundada en la observación presentada por la sociedad Arcesa S.A.

7. La sociedad Mecanelectro S.A., interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución mencionada.

8. El 23 de noviembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia expidió la Resolución Nº 38041, por medio de la cual decidió confirmar la Resolución 25344 y conceder el recurso de apelación interpuesto.

9. El 20 de marzo de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 09053 por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y decidió “Revocar la decisión contenida en la resolución 25344 de 2001. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Arcesa S.A.”, y concedió el registro, como marca, del signo “HOME SENTRY” (mixto), quedando agotada así la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., a través de Apoderado Judicial, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Indica que “el requisito que debe primar en una marca es el de la distintividad (…) concepto que en el presente caso no se está cumpliendo a cabalidad respecto al signo HOME SENTRY toda vez que el consumidor medio o desprevenido no distingue con facilidad cual (sic) marca es la que realmente cobija los productos que provienen de una empresa determinada (…)”.

      Afirma que “(…) la confusión entre los signos (…) es visual, gráfica, fonética y auditiva, lo cual impide que el consumidor común distinga claramente los signos, puesto que la ubicación de las letras resultan ser idénticas en el caso de HOME y muy similares en el caso de SENTRY-CENTER en relación con la secuencia de las vocales y las consonantes utilizadas en ambos términos. Igualmente la pronunciación de un signo a otro es levemente distinguible, a tal punto que en ocasiones se debe aclarar cada uno de los términos cuando un consumidor desprevenido menciona uno y otro signo marcario”.

      Señala que “Adicionalmente es importante destacar que los productos y servicios distribuidos y comercializados por los almacenes HOME CENTER y por los almacenes HOME SENTRY tienen una conexión competitiva, lo cual hace más evidente la confusión que se genera en el público por la carencia de distintividad del signo marcario HOME SENTRY, y más aún cuando el prefijo “HOME” en la marca HOME SENTRY sólo es explicativo y no le agrega una característica diferenciadora a la marca, sino que por el contrario, logra que se confunda con la Marca HOME CENTER, por parte del público consumidor”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Afirma, en lo principal, que “ Siguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjuntual (sic) de las marcas enfrentadas ‘AMERICA HOME CENTER’ frente a ‘HOME SENTRY’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial sin que conlleven al público consumidor a error sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

      Observa que la marca mixta solicitada “tiene un componente figurativo propio e importante (…) lo cual contribuye para hacer más acentuada y destacable las diferencias entre los dos signos confrontados (…)”.

      Finalmente, indica que “(…) la marca ‘HOME SENTRY’ para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad Mecanelectro S.A., que es considerada como tercero interesado en esta causa, dio contestación a la demanda expresando los siguientes argumentos:

      Aduce que entre las marcas en conflicto “(…) no cabe discusión sobre la distintividad de las mismas, así que al solicitarse el registro de la expresión HOME SENTRY (mixta) para servicios en la Clase 42 internacional lo único que se buscaba era dar una más clara referencia al consumidor sobre el tipo de productos o servicios que se encuentran en sus establecimientos de comercio, ya que la adición de elementos nominativos y gráficos sobre la expresión SENTRY era solo un medio para incrementar la distintividad”.

      Asimismo, alega que “(…) dentro del mercado la expresión HOME y la expresión CENTER son términos que aplicados a los servicios que ofrece el titular de la marca sujeta a nulidad, representan expresiones comúnmente usadas para designar tanto servicios propios del hogar como para designar centros o almacenes en los cuales se encuentran o promocionan los servicios y/o productos del hogar. En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar un derecho de exclusividad a un particular sobre esta expresión al estar unida a otra palabra como es la expresión SENTRY lo que hace es precisamente reconocer la distintividad que caracteriza la marca SENTRY de mi poderdante”.

      Finalmente, sobre la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 observa que “El artículo antes mencionando NO es aplicable al caso que nos ocupa, por cuanto al otorgarse el registro de la marca HOME SENTRY (MIXTA) expedida bajo el certificado Nº 255620 proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se genera ni se produce ningún tipo de confusión en el mercado”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a...