PROCESO 386-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

b TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 386-IP-2015 Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) Y 228 de la Decisión 486 de la Comunicación de la Comunidad Andina, y de oficio se interpretarán los artículos 224, 225, 226 Y 230 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante:

ALLERGAN, INC. Marca: "BOTOSES"

(denominativa). Expediente Interno: 2012-0251.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 2611 de 11 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2012-

0251.

El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

1. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno:

   Demandante: ALLERGAN, INC.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

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   Tercero Interesado: SESDERMA COLOMBIA S.A.

   2. Antecedentes:

   1. El 5 de octubre de 2007, Sesderma Colombia S.A., solicitó ante la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro como marca del signo "BOTOSES"

   (denominativo), para distinguir: "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir,

   desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería,

   aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos" de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante,

   Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 582 de 30 de noviembre de 2007 y, dentro del término oportuno,

   Allergan Inc. presentó escrito de oposición con fundamento en la falta de distintividad del signo "BOTOSES" (denominativo) y la confundibilidad con la marca notoria y previamente registrada a su favor "BOTOX" (denominativa), para amparar: "cosméticos; geles,

   cremas y lociones para el tratamiento de las arrugas; cremas contra las arrugas; preparaciones para el cuidado de la belleza; máscaras para la belleza y la cara, aceites escenciales; lociones, cremas, geles y fluidos reductores", comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 23704 de 11 de julio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca "BOTOSES" (denominativa) solicitada por Sesderma Colombia S.A. para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Contra la anterior decisión Allergan, Inc., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial, mediante las Resoluciones 31538 de 27 de agosto de 2008 y 22985 de 20 de abril de 2012 respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución impugnada.

   5. Allergan, Inc., presentó demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas.

   6. Mediante Auto de 15 de septiembre de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2 3. Argumentos de la demanda:

   7. Allergan, Inc. alegó lo siguiente:

   Que la marca "BOTOSES" (denominativa) es similarmente confundible con la marca "BOTOX" (denominativa), pues reproduce cuatro de los cinco elementos que la componen, (B-O-

   T-O), cambiando sólo la terminación de la marca, generando una semejanza ortográfica, fonética y visual.

   Que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció la notoriedad de la marca "BOTOX" (denominativa) mediante las Resoluciones 35250 y 35251 de 14 de julio de 2009, dictadas en los expedientes 2008.120.928 y 2008.054.117, resaltando que el producto identificado con dicha marca es utilizado para uso terapéutico desde el año 1992 y como cosmético desde el año 2001. A su vez, es la marca de toxina Botulínica Tipo A más estudiada y utilizada en todo el mundo, presente en más de 90 países.

   Que cada marca de toxina botulínica del tipo A disponibles en el mercado es distinta y tiene características únicas, por tanto no pueden ser comparadas; razón por la cual Allergan Inc. ha liderado diversas campañas para que la marca "BOTOX"

   (denominativa) no sea utilizada como un término genérico ni sea aprovechado su prestigio por marcas similares, para lo cual ha invertido en publicidad y promoción.

   Que en la publicidad que se ha realizado de la marca "BOTOX"

   (denominativa), siempre se ha hecho referencia a que es una marca previamente registrada, ya sea con el signo TM o R, siendo así una marca notoria en Colombia y en el mundo para los años comprendidos en el 2002 al 2010.

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   Que la marca "BOTOSES" (denominativa) al pretender amparar los mismos productos para el cuidado personal que distingue la marca "BOTOX" (denominativa), crea confusión directa respecto de los productos e indirecta respecto de su origen empresarial,

   pues los consumidores podrán pensar que la marca solicitada forma parte de la línea de productos de Allergan Inc.

   Que existe conexión competitiva entre los productos que se amparan con las marcas en cuestión, pues pertenecen a la misma nomenclatura, el mismo género de productos, se comercializan en el mismo mercado y están dirigidos al mismo público; razones que llevan a afirmar que la marca "BOTOSES" (denominativa) carece 3 de distintividad al impedir que se reconozca el origen empresarial del producto.

   Que la marca solicitada busca crear en el consumidor un riesgo de confusión y asociación pues reproduce los elementos predominantes de la marca notoria "BOTOX" (denominativa).

   Asimismo, con el registro de la marca "BOTOSES" (denominativa)

   se puede causar la pérdida del carácter distintivo que tiene la marca "BOTOX" (denominativa), pues se genera una dispersión de la identidad y retención de la marca previamente registrada, ya que por la larga trayectoria de la marca "BOTOX" (denominativa)

   que es reconocida como una marca propia de ALLERGAN.

   Que la marca "BOTOSES" (denominativa) no tiene un elemento adicional que le otorgue distintividad y novedad frente a la marca "BOTOX" (denominativa), lo cual genera un riesgo de confusión y asociación, permitiendo que Sesderma Colombia S.A. obtenga un provecho del prestigio de la marca notoria "BOTOX"

   (denominativa).

   Que en los actos demandados no se aplicaron los criterios generalmente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en relación con el cotejo de marcas y el análisis de confundibilidad,

   pues no se estudiaron las semejanzas entre los signos confrontados.

   Que la marca "BOTOSES" (denominativa) al presentar similitud ortográfica, fonética, visual, conceptual y amparar los mismos productos que la marca notoria "BOTOX" (denominativa), no goza de la distintividad extrínseca que se requiere para ser marca, por lo tanto no es registrable de conformidad con lo establecido en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   8. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda señalando lo siguiente:

   Que los actos acusados, no incurrieron en violación de la Decisión 486, pues fueron expedidos por la autoridad competente,

   siguiendo las formalidades y los trámites previstos en la ley, sin evidencia de yerros que puedan afectar la legalidad de dichos actos.

   Que en las resoluciones impugnadas se expuso los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, tales como la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de 4 representación gráfica, así como el procedimiento que siguió la Superintendencia de Industria y Comercio para conceder la marca "BOTOSES" (denominativa).

   Que al realizar la comparación entre las marcas en conflicto tuvo en cuenta los aspectos ortográfico, visual, fonético e ideológico.

   En relación con el aspecto ideológico, anotó que no se encontraron semejanzas conceptuales, pues los signos en controversia son de fantasía y no tienen significado en el idioma español.

   Que desde el punto de vista ortográfico, se observó que la marca "BOTOSES" (denominativa) cuenta con una mayor extensión, ya que está compuesta por tres sílabas, mientras que la marca opositora "BOTOX" (denominativa) está compuesta por dos sílabas. Además, la marca concedida al tener la conjugación de...