PROCESO 155-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 155-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 82 literal e), 83 literales b) y e), y 84 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1786-2006. Actor: Sociedad INTEL CORPORATION. Marca denominativa “INTELBRAS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de enero de 2008.

2. Las partes.

   Demandante: Sociedad INTEL CORPORATION.

   Demandados: - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

   - PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIOS COMERCIALES INTERNACIONALES.

   Tercero interesado: Sociedad INTELBRAS S.A.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad INTELBRAS S.A., el 29 de mayo de 1996 solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro como marca del signo denominativo INTELBRAS. El trámite se surtió bajo el expediente N° 9611810.

      2. La sociedad INTEL CORPORATION formuló observaciones a la solicitud de registro del signo denominativo INTELBRAS, con base en los siguientes signos distintivos:

         ▪ Marca mixta INTEL INSIDE, registrada en Perú bajo el Certificado N° 95791, para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

         ▪ Marca mixta INTEL PROSHARE, registrada en Perú bajo el Certificado N° 19917, para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

         ▪ Marca mixta INTEL LANDESK TECHNOLOGY, registrada en Perú bajo el Certificado N° 22285, para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

         ▪ Nombre comercial INTEL en cabeza de la sociedad INTEL CORPORATION.

      3. Mediante Resolución N° 16608-96/INDECOPI/OSD, de 19 de diciembre de 1996, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la observación formulada y otorgó el registro del signo solicitado.

      4. La sociedad INTEL CORPORATION, el 10 de febrero de 1997, interpuso recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo.

      5. Mediante Resolución N° 14499-97/TPI-INDECOPI/OSD, de 23 de octubre de 1997, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró improcedente el recurso interpuesto.

      6. La sociedad INTEL CORPORATION, el 19 de noviembre de 1997 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      7. Mediante Resolución N° 1253-2000/TPI-INDECOPI, de 27 de octubre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución recurrida.

      8. La sociedad INTEL CORPORATION, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

      9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 23 de marzo de 2006, declaró fundada la demanda interpuesta.

      10. El INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      la demanda se sustenta en los siguientes argumentos:

      1. El signo solicitado reproduce la partícula INTEL, pudiendo generar así en el público consumidor error en cuanto al origen empresarial de los productos identificados por los signos en conflicto.

      2. El signo solicitado es confundible con el nombre comercial INTEL CORPORATION.

      3. La marca denominativa Intel es notoriamente conocida a nivel internacional.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del INDECOPI

         1. Los signos en conflicto no son confundibles entre sí. La relevancia de los elementos figurativos de los signos registrados hacen que no se de dicha confundibilidad. Además, el aspecto denominativo difiere en el nivel gráfico y fonético.

         2. La partícula INTE es de uso común dentro de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

         3. La sociedad actora confunde la denominación social con el nombre comercial.

         4. Las pruebas aportadas no demuestran que la marca INTEL sea notoriamente conocida en Perú.

      2. Por parte de la sociedad INTELBRAS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso

         1. Los signos en conflicto no son confundibles en su parte denominativa.

         2. No se puede proteger un nombre comercial que no se usa en el Perú. Lo anterior de conformidad con el artículo 8 del Convenio de París.

         3. La partícula INTEL es comúnmente utilizada en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

         4. Las pruebas aportadas no demuestran que la marca INTEL sea notoriamente conocida en Perú.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   De oficio se interpretarán los artículos 82 literal e), 83 literales b) y e) y, 84 de la mencionada Decisión.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error:

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

6. Consideraciones.

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

   2. Confusión directa e indirecta.

   3. Comparación entre marcas denominativas.

   4. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

   5. Ámbito de aplicación del nombre comercial. Su diferencia con la denominación social.

   6. Comparación entre una marca denominativa y un nombre comercial denominativo.

   7. La marca notoriamente conocida y la prueba de su...