PROCESO 8-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 8-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a), d) y e), 84 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

Marca: “CRYSTAL AIR”.

Expediente Interno N° 1094-2007.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente, doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de febrero de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

   La parte demandada la constituyen:

   - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú;

   - El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

   El tercero interesado es: RECKITT & COLMAR (OVERSEAS) LIMITED.

2. Actos demandados

   UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. impugnó la resolución administrativa Nº 1017-2001/TPI-INDECOPI, de 1 de agosto de 2001, expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que confirmó la Resolución Nº 14847-2000/OSD-INDECOPI, de 30 de noviembre de 2000, que declara infundadas las observaciones formuladas por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y Hada S.A. de Colombia y, en consecuencia, otorga el registro del signo “CRYSTAL AIR” para distinguir desodorantes de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Reckitt & Colman (Overseas) Limited.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 3 de junio de 1999, la sociedad RECKITT & COLMAR (OVERSEAS) LIMITED solicitó el registro del signo “CRYSTAL AIR” para distinguir “desodorantes y perfumes”, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional.

2. El 2 de agosto de 1999, UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. formuló observación al registro aseverando ser titular de la marca “CRISTAL” la cual se encuentra registrada en las clases 16, 27, 30, 32, 34 y 41 de la Nomenclatura Oficial, y tendría la calidad de notoria.

3. La empresa Hada S.A. también formuló observación al registro mencionado, manifestando ser titular de las marcas “CRISTALINO” registradas en Colombia para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, con las cuales resultaría confundible la marca solicitada.

4. El 9 de septiembre de 1999, la empresa solicitante del registro limitó los productos que pretende distinguir con el signo solicitado a desodorantes y preparaciones de perfumes para la atmósfera. Esta limitación no fue aceptada por la Oficina de Signos Distintivos al haber verificado que las preparaciones de perfumes para la atmósfera pertenecen a la clase 5 y no a la clase 3.

5. El 21 de junio de 2000, la empresa solicitante del registro limitó nuevamente los productos que pretende distinguir con el signo solicitado a desodorantes y perfumes de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, lo cual no fue aceptado por la Oficina de Signos Distintivos, dado que constituiría una ampliación de la solicitud inicial, por lo que será considerado como producto a distinguir únicamente los desodorantes.

6. El 30 de noviembre de 2000, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 14847-2000/OSD-INDECOPI, por la cual declaró infundadas las observaciones formuladas y otorgó el registro del signo solicitado.

7. El 29 de diciembre del 2000, la demandante interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada.

8. El 1 de agosto de 2001, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió la Resolución Nº 1017-2001/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución Nº 14847-2000/OSD-INDECOPI, de 30 de noviembre de 2000 y, en consecuencia, otorga el registro del signo “CRYSTAL AIR” para distinguir desodorantes de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Reckitt & Colman (Overseas) Limited.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Observa que la resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI no concede la protección ampliada a su marca notoria “CRISTAL”, que le otorgan las normas sobre la materia, tanto más si “(…) nadie, hoy, por hoy, puede poner en discusión la condición de notoria de la cual goza la marca CRISTAL en el Perú. Su antigüedad, prestigio y la calidad del producto por ella identificado, las grandes inversiones en publicidad, además del hecho de ser la cerveza con más ventas en el país, no dejan dudas al respecto”; y que, “Sin embargo, la resolución emitida (…) restringe la protección ampliada que, en principio, se otorgaba a la marca CRISTAL sólo para el sector pertinente del grupo de consumidores de sus productos, en este caso, el correspondiente a las cervezas”.

      Al respecto, señala que “la notoriedad de la marca CRISTAL no sólo se sitúa entre los consumidores de cerveza sino también entre aquellos pertenecientes a otros mercados, por lo queda (sic) desvirtuado cualquier cuestionamiento que se pretenda hacer al alcance de su notoriedad y a la aplicación de la excepción al principio de especialidad que la misma merece”.

      Finalmente, advierte que “Si bien es cierto la marca en cuestión CRYSTAL AIR contiene un elemento adicional a nuestra marca notoria. Cabe precisar que el elemento de mayor relevancia es la denominación CRYSTAL, siendo que AIR constituye un adjetivo que se refiere a aire o tan cristalino como el aire”.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, ha contestado a la demanda.

      Observa, en lo principal, “que la denominación que conforma la marca notoria (CRISTAL) posee un significado en el idioma español, que dependiendo del contexto en el que se use puede tener una connotación particular (de información), por lo que en relación con algunos productos el uso de esta denominación será necesario. Es por esta razón que no podrá prohibirse totalmente el uso de la denominación ‘CRISTAL’ en el tráfico económico, ya que ello generaría una serie de problemas en el mercado, sobre todo si por la forma como se usa la denominación no es a título distintivo, sino más (sic) bien informativo o descriptivo de las características de los productos o servicios que se pretende distinguir”.

      Asimismo, advierte que “existen registradas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas a favor de distintos titulares que contienen el término CRYSTAL/CRISTAL, tales como: ‘CRYSTAL’, ‘CRYSTAL CLEAN’, ‘CRYSTAL FRESH LAVORIS’, (…)”.

      Finalmente, indica que “dada la inexistencia de similitud o conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos en cuestión, debido a su naturaleza y dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre ellos, la coexistencia de las marcas no inducirá a riesgo de confusión o asociación al público consumidor”.

      El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales ha contestado la demanda, indicando que no se advierte que exista similitud o conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca notoria, dada su diferente naturaleza y finalidad, tomando en cuenta, además, que los medios de comercialización y publicidad empleados son distintos.

   4. Tercero interesado

      La sociedad RECKITT & COLMAR (OVERSEAS) LIMITED considerada como tercero interesado en esta causa ha manifestado que:

      Alega “no pretendemos desconocer la condición de notoria de la marca CRISTAL, la misma que ya ha sido reconocida en varias oportunidades por la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual: sin embargo, discrepamos con lo sostenido por Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A. en su demanda y afirmamos que el artículo 136, inciso h (…), no es aplicable al presente caso”.

      Afirma que “la palabra CRISTAL denota transparencia, reflejo, claridad y es por ello que es muy utilizada en marcas que distinguen productos de limpieza y aseo personal, no pudiendo la demandante evitar el uso de dicha denominación en la medida que (i) no esté referida a productos vinculados o relacionados con los que (sic) productos que su marca identifica y (ii) se trate de productos incluidos en la clase 03 de la Clasificación Internacional en los que justamente la palabra CRISTAL da a entender al consumidor que se trata de un producto puro y transparente”.

      Concluye indicando que “es imposible que el público consumidor pueda asociar la marca CRISTAL (que...