PROCESO 07-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 07-IP-2008

Interpretación prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Marca: “FAMILIA y etiqueta”.

Expediente Interno N° 1441-2006.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente, doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de febrero de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

   La parte demandada la constituyen:

   - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú;

   - El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

   El tercero interesado es: La empresa Kimberly - Clark Perú S.A. (MIMO S.A.).

2. Actos demandados

   La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. impugnó la Resolución Administrativa: N° 1637-2001/TPI-INDECOPI, de 3 de diciembre 2001, dictada por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, que CONFIRMA la Resolución N° 13281-1999/OSD-INDECOPI de 30 de noviembre de 1999, que declaró infundada la observación presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. contra el registro del signo “FAMILIA y etiqueta” a favor de MIMO S.A. en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 7 de agosto de 1997, KIMBERLY - CLARK PERÚ S.A. solicitó el registro del signo “FAMILIA y etiqueta” para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

      - El 13 de octubre de 1999, MIMO S.A. solicitó que se le tenga presente como solicitante, dado que ha existido una fusión por absorción de la empresa KIMBERLY - CLARK PERÚ S.A. a MIMO S.A.

      - El 14 de octubre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos tuvo a MIMO S.A. como solicitante en el presente proceso administrativo.

      - El 17 de octubre de 1997, Productos Familia S.A. (Colombia) formuló observación manifestando ser titular en el Perú de la marca FAMILIA y etiqueta, que distingue productos de las clases 3 y 5, y ser titular en Colombia de las marcas FAMILIA y FAMILIA y etiqueta, que distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

      - El 5 de noviembre de 1997, KIMBERLY - CLARK PERÚ S.A. absolvió el traslado de la observación manifestando ser el titular de la marca FAMILIA (…) respecto de la cual el signo solicitado constituye tan solo una modificación secundaria por lo que tiene derecho a que se le otorgue el registro cuyo diseño peculiar de una familia impediría que se lo asocie con las marcas colombianas de la observante. Afirmando, además, que la marca FAMILIA de su propiedad es famosa y notoriamente conocida.

      - El 30 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 13281-1999/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró infundada la observación presentada por productos FAMILIA S.A., y otorgó el registro solicitado.

      - El 3 de diciembre 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI expidió la Resolución N° 1637-2001/TPI-INDECOPI que CONFIRMA la Resolución N° 13281-1999/OSD-INDECOPI de 30 de noviembre de 1999.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. DE COLOMBIA, a través de Apoderada, presenta demanda contencioso administrativa manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Indica que el signo FAMILIA y etiqueta fue inicialmente solicitado por Kimberly - Clark Perú S.A., luego, presentó un escrito por el cual solicitó que se tenga a la empresa MIMO S.A. como solicitante; sin embargo la Resolución 1637-2001/TPI-INDECOPI concede el registro a la empresa Kimberly - Clark Perú S.A., por lo que esta Resolución incurre en dos vicios: (i) otorga el registro a una empresa que no se había apersonado; (ii) si confirma la resolución de primera instancia, resulta contradictorio que varíe el nombre de la empresa a la cual otorga el registro.

      Afirma que Productos Familia S.A. había acreditado ser titular de la marca FAMILIA en la clase 16 en Colombia y que había solicitado, además, el registro de la marca FAMILIA y FAMILIA y etiqueta para la clase 16 en el Perú.

      Observa que la empresa solicitante ha actuado de mala fe “al conocer (o debiendo haber conocido) que la marca FAMILIA, con y sin etiqueta, pertenece a nuestra representada”, agrega que “Dicha mala fe se configura porque dicha empresa, especializada en el rubro de papeles, era competidora de nuestra representada dedicada a la misma actividad, conocía la existencia y marca de nuestra representada y además estaba íntimamente vinculada con otras competidoras de nuestra representada”.

      Finalmente, señala que “La autoridad no realizó un exámen (sic) adecuado sobre la notoriedad de la marca FAMILIA en el presente caso, imponiendo requisitos que NO están en la ley”.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, ha contestado a la demanda. Manifiesta, principalmente:

      Indica que “(…) el cambio de nombre de Mimo S.A. a Kimberly – Clark Perú S.A. fue producto de un procedimiento administrativo tramitado ante el Area (sic) de Registros y Archivo de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, ajustándose en todo momento al procedimiento establecido para tal efecto en el TUPA).

      Respecto a lo afirmado por la actora de que la exigencia de acreditar un interés real en el mercado sería un requisito de procedencia para la oposición incorporado por la Decisión 486, y que por tanto no debería aplicarse, considerando que su observación fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344, señala que “no es posible exigir la aplicación de lo dispuesto por una Decisión derogada, pues ello significaría realizar una aplicación ultraactiva de dicha norma y desconocer la aplicación inmediata de la Decisión vigente”.

      Observa que “(…) los documentos ofrecidos y las resoluciones administrativas transcritas por la demandante no demuestran de manera suficiente que Kimberly – Clark Perú S.A. haya procedido de manera desleal al momento de solicitar el registro para la marca FAMILIA y figura (…), el hecho de que dicha empresa forme parte de un grupo económico – empresarial en Colombia supuestamente competidor de la demandante, no puede ser impedimento para que solicite en nuestro país el registro para un signo que ni siquiera es idéntico al de esta última”.

      Advierte que las pruebas ofrecidas por Productos Familia S.A. “no resultan suficientes para determinar que sus marcas registradas en Colombia poseen la calidad de notoriamente conocidas, pues no permiten determinar que en la actualidad gocen de una enorme implantación en el mercado colombiano ni que dicho uso haya extendido a otros países andinos”.

      El Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. contesta de la siguiente manera:

      Precisa que respecto a la aplicación de la ley en el tiempo, es de aplicación la teoría de los hechos cumplidos, según la cual los hechos que se iniciaron, desarrollaron y concluyeron en sus efectos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por ésta (Decisión 344) y los cumplidos después de su derogación se rigen por la nueva (Decisión 486 desde el 1 de diciembre de 2000), en virtud de lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486.

      Asimismo, afirma que la resolución materia de autos se emitió respetando el principio de especificidad antes referido y lo previsto por el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 referido al riesgo de confusión entre una marca registrada y la marca solicitante de registro.

   4. Tercero interesado

      La empresa Kimberly - Clark Perú S.A. (MIMO S.A.), considerada como tercero interesado en esta causa, ha manifestado, principalmente, que:

      La solicitud de Kimberly Clark Perú S.A. sobre registro de la marca FAMILIA, iniciada el 7 de agosto de 1997 (…) se encontraba en apelación cuando el 1 de diciembre de 2000 entró en vigencia la Decisión 486. En consecuencia se trataba de un expediente en trámite pendiente de resolución por la Segunda instancia administrativa y ella en perfecto cumplimiento de la ley vigente pidió a Productos Familia S.A., cumplir con acreditar su interés real para incursionar al mercado peruano tal y como lo exigía la Decisión 486. No se aplicó en consecuencia retroactivamente norma alguna

      .

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia...