PROCESO 197-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 197-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 21, 22, 23 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 34, 44, 45, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención para “PELÍCULAS CONSUMIBLES ORALMENTE QUE SE DISUELVEN RÁPIDAMENTE”. Actor: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY. Proceso interno Nº 2005-00232.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Marco Antonio Velilla Moreno, relativa a “los artículos 14, 16 inciso 2º (sic) y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, dentro del proceso interno Nº 2005-00232;

El auto del 13 de febrero de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al Oficio Nº 1871 de 26 de septiembre de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

b) Hechos

El 24 de septiembre de 1999, WARNER LAMBERT COMPANY solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el otorgamiento de la patente de invención “PELÍCULAS CONSUMIBLES ORALMENTE QUE SE DISUELVEN RÁPIDAMENTE”.

De acuerdo con lo sugerido por la División de Nuevas Creaciones, en enero de 2000, se modificó el título a “PELICULAS CONSUMIBLES ORALMENTE QUE SE DISUELVEN RÁPIDAMENTE, COMPUESTAS POR UN POLÍMERO COMPUESTO EN AGUA Y UN ACEITE ESENCIAL”.

La División de Nuevas Creaciones, luego de verificar que la solicitud se ajustaba a los aspectos formales, ordenó publicar el extracto de la patente de invención en la Gaceta de la Propiedad Industrial sin que se hubiera presentado observaciones por parte de terceros.

Realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no era patentable; luego, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

El 17 de mayo de 2004, el solicitante allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, atendiendo oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones, las cuales, según la Superintendencia de Industria y Comercio, no cumplen con el requisito del nivel inventivo, por las siguientes consideraciones:

1. El objeto de la invención: la solicitud que fue objeto de estudio proporciona una composición en forma de película comestible que comprende un polímetro y un aceite esencial para distribuir agentes desodorantes del aliento, antimicrobianos y estimulantes salivares de la cavidad bucal; b) La determinación del estado de la técnica: consultadas las fuentes de información se encontraron documentos anteriores a la fecha de la prioridad invocada y las relaciones con la materia de solicitud; c) Nivel inventivo: la invención de la presente solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 14 de la Decisión 486 y definido en el artículo 18 de la misma; d) Carece de novedad: pues se ha encontrado su acceso al público desde mucho antes de su solicitud; e) Exclusión de la patente: la película comestible no es susceptible de protección mediante patente, como quiera que se refiere a un método terapéutico para el tratamiento humano.

Mediante la Resolución Nº 25882, de 21 de octubre de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia negó el privilegio de patente de invención solicitada.

Mediante la Resolución Nº 4411, de 28 de febrero de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto y reiteró que el objeto materia de esta solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY demanda a la Nación Colombiana específicamente a la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones Nos. 25882 y 4411.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY solicita la nulidad de la Resoluciones 25882 y 4411.

Manifiesta que se violaron lo siguientes artículos:

El Art. 14 de la Decisión 486, porque la patente de invención solicitada cumplía con todos los requisitos en cuestión en especial la exigencia de novedad y el nivel inventivo.

El Art. 16 inciso 2º de la misma Decisión, al considerar la Superintendencia de Industria y Comercio que por existir anterioridades, no era posible que se llegare a la solución del problema planteado. Señalando la sociedad actora, al respecto, que se trata del desarrollo de un procedimiento novedoso, desconocido anteriormente.

El Art. 18 de la Decisión indicada, argumentando que el objeto de la invención en su conjunto no había sido accesible al público a la fecha de presentación de la solicitud, y no estaba, por consiguiente, en el estado de la técnica, y que “mal podría una persona versada en la materia técnica derivar el objeto reivindicado a partir de dichas anterioridades individualmente consideradas, ni realizada una combinación de ellas (…)”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio da contestación a la demanda, y manifiesta, principalmente, lo siguiente:

Afirma que “(…) el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”, como consecuencia de lo anterior, “(…) habida cuenta que las reivindicaciones 1 a 7 contenidas en la solicitud de patente por la parte demandante (…), adolece de los requisitos de nivel inventivo mencionado en artículo 14 de la norma comunitaria (…) existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad (…), al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido”.

En referencia al artículo 16, dice que “en el examen de fondo y en los actos administrativos acusados se cuestionó por parte de la oficina nacional competente (…) la falta del nivel inventivo lo cual permite concluir sobre la no violación por parte de esta Entidad por la norma comunitaria (…) aducida por la demandante”.

Sostiene que “Tampoco hay lugar a la violación del artículo 18 de la Decisión 486, habida cuenta que la solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo (…), encontrándose los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad reivindicada y relacionados con la materia contenida en la solicitud de patente e (sic) invención (…), lo que permite inferir que indudablemente que para una persona del oficio normalmente versada en la materia hubiera logrado la lámina comestible que se reivindica”.

Aclara “que la ‘actividad antimicrobial particular’ está dada por los aceites esenciales (…), que también están presentes en las láminas de las anterioridades; así que este no es un factor que conceda nivel inventivo a la solicitud (…)”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 14, 16 segundo párrafo y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención “PELÍCULAS CONSUMIBLES ORALMENTE QUE SE DISUELVEN RÁPIDAMENTE” fue presentada el 24 de septiembre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo que, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procedente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 1, 2, 4, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 34, y 44, 45 y 48 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.; y,

Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan...