PROCESO 38-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 38-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: BURT´S BEES, INC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: "BABY BEE" (mixta) Expediente Interno: 06131-2011-0-1801-JR-CA-03.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 6131-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 06131-2011-0-1801-JR-CA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: BURT´S BEES, INC.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 9 de abril de 2010, la sociedad BURT´S BEES, INC. solicitó el registro de la marca de producto "BABY BEE" (mixta) para identificar productos en la Clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" no se presentaron oposiciones.

* El 15 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución 16087-2010/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro del signo solicitado por la existencia de la marca BEE BRAND (denominativa) para identificar productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 11 de noviembre de 2010, la sociedad BURT´S BEES, INC. interpuso recurso de apelación.

* El 8 de agosto de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 1676-2011/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución 16087-2010/DSD-INDECOPI de 15 de octubre de 2010, emitida por la Dirección de Signos Distintivos.

* El 2 de junio de 2014, la sociedad BURT´S BEES, INC. presentó demanda contenciosa administrativa.

* El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia Resolución número dieciséis de 18 de marzo de 2014, declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la sociedad BURT´S BEES, INC.; declaró nula la Resolución Administrativa 1676-2011/TPI-INDECOPI y ordenó al INDECOPI que en el plazo de 30 días emita un nuevo pronunciamiento debidamente motivado y de acuerdo con los lineamientos expuestos en la resolución.

* El 2 de junio de 2014 la sociedad BURT´S BEES, INC. interpuso recurso de apelación a la sentencia Resolución número dieciséis de 18 de marzo de 2014 dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo.

* El 2 de junio de 2014 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, interpuso recurso de apelación a la sentencia Resolución número dieciséis de 18 de marzo de 2014 dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo.

* Mediante providencia de 22 de septiembre de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

* Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase o vinculados, distinguidos por signos idénticos o semejante, conforme al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

+ Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

* La sociedad BURT´S BEES, INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que en la Resolución impugnada se ha cometido un error al señalar que no existen otras marcas que incluyan la palabra BEE, lo cual es totalmente falso. Afirma que la palabra BEE es de uso común en la clase solicitada.

* Menciona que no existe significado alguno en español para la palabra BEE, por ello se refuerza la teoría que el consumidor peruano simplemente la identificará gráfica y fonéticamente como BEE.

* Manifiesta que no existe riesgo de confusión entre los signos BABY BEE (mixto) y BEE BRAND (denominativo). A pesar de existir similitud o conexión competitiva entre los productos distinguidos por los signos en cuestión, no existe un riesgo de confusión debido a que los signos sí pueden distinguirse uno del otro, por lo que no son capaces de inducir a error al consumidor.

* Afirma que no existe confundibilidad gráfica puesto que la simple apreciación en conjunto de los signos materia del presente procedimiento, comprobamos que los mismos vistos en conjunto no son susceptibles de generar riesgo de confusión entre ellos.

* Concluye que no existe confundibilidad fonética ya que de las letras que conforman ambos signos, solo comparten la primera letra, siendo las demás letras totalmente diferentes haciendo que la pronunciación de cada palabra sea completamente diferente.

+ Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

* El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que las marcas BABY BEE (mixta) y BEE BRAND (denominativa) comparten la denominación BEE la cual, además, constituye el elemento relevante de cada una de ellas toda vez que, los términos BABY y BRAND son utilizadas frecuentemente por las marcas registradas para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que dichos términos no son susceptibles de identificar un origen empresarial determinado.

* Menciona que existe identidad entre algunos de los productos que distingue la marca BEE BRAND (jabones) y los que pretenden distinguir la marca BABY BEE (jabones).

* Manifiesta que se encuentran registradas en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza marcas que incluyen el término BEE, como RUGBEE, BEEF MARKET o BEEP; sin embargo, en ninguno de los casos, dicho término se encuentra individualizado como ocurre con las marcas BABY BEE y BEE BRAND.

* Concluye que las marcas BABY BEE (mixta) y BEE BRAND (denominativa)...