PROCESO 38-IP-2014

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 38-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano Nacional Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Demandante: OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI-, de la República del Perú. Asunto: Marca: "OCEAN NUTRITION CANADÁ" (denominativa). Expediente Interno: 8738-2013.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y ocho (28) días del mes de octubre del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante Oficio 089-2014-SCS-CS de 8 de abril de 2014, recibido por este Tribunal el 5 de mayo de 2014, en el que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que fueron cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que mediante auto de 23 de septiembre de 2014 su admisión a trámite fue considerada procedente.

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD.

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI-, de la República del Perú.

* HECHOS RELEVANTES

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 4 de septiembre de 2007, OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD., solicitó el registro de la marca "OCEAN NUTRITION CANADÁ" (denominativa) para distinguir "aceite de pescado, aditivos alimenticios funcionales, suplementos nutricionales, y suplementos dietéticos derivados de organismos marinos que no sean para uso médico" de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

* Se publicó el extracto de la solicitud de registro el 13 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial "El Peruano", sin que se hayan presentado oposiciones en su contra.

* El 24 de marzo de 2008 la Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución 004651-2008/OSD-Indecopi denegó de oficio el registro del signo solicitado en vista de la existencia de la marca "OCEAN BLUE Y ETIQUETA" (mixta), inscrita bajo el certificado 120150 para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Isbrahim Trading S.A.C.

* El 17 de abril de 2008, OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 004651-2008/OSD-Indecopi.

* Con Resolución 02347-2008/TPI-Indecopi de 25 de septiembre de 2008, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, confirmó la Resolución 004651-2008/OSD-Indecopi que denegó el registro de la marca "OCEAN NUTRITION CANADÁ" (denominativa).

* OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD., planteó demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 02347-2008/TPI-Indecopi.

* El 6 de abril de 2009 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI-, contesta el recurso contencioso administrativo planteado por OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD.

* Mediante sentencia de 4 de junio de 2010 la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda planteada por OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD.

* El 18 de enero de 2011, OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD., presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 4 de junio de 2010.

* Mediante sentencia de 13 de marzo de 2013 la Sala Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, confirma la sentencia apelada y declara infundada la demanda planteada por OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD.

* El 20 de mayo de 2013 OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD., interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 13 de marzo de 2013.

* Mediante auto de 8 de enero de 2014, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Lima, admite el recurso de casación y dispone remitir copias del expediente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la respectiva Interpretación Prejudicial.

+ Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

* OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD., en su escrito de demanda expresa, en lo principal los siguientes argumentos:

* Falta de confusión entre el signo "OCEAN NUTRITION" (denominativo) y "OCEAN BLUE" (mixto).

* Que el término OCEAN es evocativo, lo cual es reconocido por el propio INDECOPI.

* Afirma que al compartir una sola palabra evocativa de escasa capacidad distintiva en la cual se agrega otro elemento es imposible que el público los relacione.

* Asegura que al estar construida la marca por tres vocablos como son "OCEAN NUTRITION CANADÁ" respecto del signo registrado que está compuesto por solo dos que son "OCEAN BLUE", al ser OCEAN un término evocativo, se debe permitir la coexistencia respecto de otras marcas.

* Arguye que el signo solicitado "OCEAN NUTRITION CANADÁ" es denominativo, mientras que el signo registrado "OCEAN BLUE" es mixto, cuyo elemento figurativo hace que sea preponderante marcándose diferencias visuales que permiten que sean distintas.

* Cita además una lista de marcas que comparten el término OCEAN para distintas clases internacionales de la Clasificación Internacional de Niza.

+ Fundamentos de la contestación al recurso contencioso administrativo.

* El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI-, al contestar la demanda enunció los siguientes fundamentos:

* Afirma que: "(...) uno de los principales objetivos que cumplen las marcas en el mercado, en relación con los bienes o servicios a los que pretenden identificar es su función diferenciadora e indicadora de la procedencia empresarial."

* Que "(...) la autoridad administrativa, para determinar la registrabilidad de un signo analiza si dicho signo goza de la suficiente distintividad que lo haga no solo diferenciable gráfica o fonéticamente respecto de otros signos, sino que no vaya a inducir al consumidor a creer que se trata de una variación de otras marcas registradas, que lo lleve a pensar que los productos o servicios que distinguen tienen el mismo origen empresarial o que existe cierta vinculación comercial."

* Asegura que el signo "OCEAN NUTRITION CANADÁ" (denominativo) podría causar confusión en el público consumidor en el sentido de considerar que el signo solicitado, constituye una variación de la marca previamente inscrita.

* Que se debe considerar que aun cuando el público logre diferenciar que se tratan de signos diferentes, por existir vinculación de algunos productos que amparan, unido al hecho de que comparten la denominación OCEAN, término que no forma parte de ninguna otra marca para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, podría inducir al consumidor a error al considerar que se trata de una nueva variación de los productos de Isbrahim Trading SAC.

  1. Argumentos contenidos en la sentencia de primera instancia.

    * La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo en su sentencia de 4 de junio de 2010, resolvió rechazar la demanda interpuesta por OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD., en vista de que analizados los signos en conflicto, entre la marca registrada "OCEAN BLUE" (mixta) y la solicitada "OCEAN NUTRITION CANADÁ" (denominativa), se advierte que ambas comparten el término OCEAN y que si bien contienen elementos adicionales como BLUE y NUTRITION CANADÁ, se determina en conjunto que ambos signos poseen el elemento relevante OCEAN que sin lugar a dudas, fonéticamente es idéntica en ambos casos, término que los relaciona con productos del mar.

  2. Argumentos contenidos en la demanda de apelación.

    * OCEAN NUTRITION LTD., dentro de su recurso de apelación enunció los siguientes argumentos:

    * Errores de hecho y de derecho contenidos en la sentencia.

    * Agravio al haber declarado infundada su demanda.

    * Falta de confusión entre los signos en conflicto.

    * Respecto al resto de argumentos, reproduce los contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

  3. Argumentos contenidos en la contestación al recurso de apelación.

    * Revisado el expediente, no se desprende escrito de contestación al recurso por parte del INDECOPI.

  4. Argumentos contenidos en la sentencia de apelación.

    * La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, declaró infundado el recurso de apelación, ratificando el contenido de la sentencia apelada, afirmando que "(...) si bien es cierto, el signo solicitado y la marca registrada presentan diferencias a nivel gráfico y fonético, también lo es, que el elemento relevante del signo solicitado OCEAN, se encuentra comprendido íntegramente en la marca registrada, lo que genera que sea susceptible de generar riesgo de confusión indirecta en el público consumidor".

  5. Fundamentos contenidos en el recurso de casación.

    * OCEAN NUTRITION CANADÁ LTD., dentro de su recurso de casación argumentó lo siguiente:

    * Infracción al Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al haber emitido sentencia aplicando normas comunitarias sin...

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