PROCESO 38-IP-2011

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1982
• Número de registro: 38-IP-2011
• Fecha de publicación: 28 Septiembre 2011
• Sección: Procesos
• Año: 2011
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 38-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 2922-2010. Actor: JOHNSON & JOHNSON. Marca: ORTHO EVRA (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes julio del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 06 de julio de 2011.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

Demandantes: JOHNSON & JOHNSON.

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, INDECOPI.

Tercera interesada: DROGUERÍA LOS ANDES S.A.

iii. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad JOHNSON & JOHNSON, solicitó el 26 de octubre de 2005 el registro como marca del signo denominativo ORTHO EVRA, para amparar el siguiente producto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “anticonceptivo transdérmico en la forma de un parche adhesivo.”

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones.

3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 5451-2006/OSD-INDECOPI de 21 de abril de 2006, resolvió denegar el registro solicitado. Argumentó que el signo solicitado es confundible con la marca EVORA, registrada a favor de la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A., para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. La sociedad JOHNSON & JOHNSON, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 1277-2006/TPI-INDECOPI, de 5 de septiembre de 2006, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

6. La sociedad JOHNSON & JOHNSON, presentó demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución administrativa.

7. La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución No. 14 de 18 de enero de 2008, resolvió declarar fundada la demanda. En consecuencia se otorgó el registro solicitado.

8. El INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente.

9. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 27 de marzo de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando la sentencia apelada.

10. El INDECOPI presentó recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente.

11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 24 de enero de 2011, dispone solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante JOHNSON & JOHNSON, soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles. Los productos que amparan están dirigidos a diferente público consumidor y tienen diferente finalidad. Un parche anticonceptivo transdérmico es un producto completamente diferente a un comprimido para el tratamiento de la disfunción eréctil.

2. Argumenta, que la marca EVORA coexiste actualmente con marcas similares en la clase 5. Se debe dar el mismo tratamiento al signo solicitado para registro.

3. Indica, que la marca EVRA se ha registrado en diferentes países del mundo.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte del INDECOPI.

• Sostiene, que lo signos en conflicto son confundibles. Las partículas EVORA y EVRA son confundibles entre sí.

• Manifiesta, que el signo solicitado para registro puede generar confusión indirecta en el público consumidor, ya que se podría pensar que los signos en conflicto tienen el mismo origen empresarial.

• Agrega, que la autoridad administrativa puede evaluar la registrabilidad del signo solicitado, aún cuando no se presente oposición de terceros.

• Argumenta, que ya existe una resolución administrativa expedida por la Sala de Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la cual se denegó el registro de la marca EVRA solicitado por la empresa demandante, soportado en la similitud entre EVORA y EVRA.

2. Por parte de la sociedad DROGUERÍA DE LOS ANDES S.A.

No se remitió documento sobre la participación de la sociedad DROGUERÍA DE LOS ANDES S.A. en el proceso.

IV. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

El juez consultante solicita la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal interpretará la norma solicitada y, de oficio, interpretará los artículos 134 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 150

“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

(…)”.

VI. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la...