PROCESO No. 154-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 154-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 154, 156, 224, 225, 227, 229, 241 y 243 de la misma Decisión, solicitada por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: GLORIA S.A. Marca: “GLORIA CRECIMIENTO”. Expediente Interno N° 180712-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de febrero del año dos mil ocho.

VISTOS:

El Oficio EXP.Nº 569-04 / 4º SECA, de 12 de julio de 2007, recibido en este Tribunal el 18 de septiembre de 2007, mediante el cual la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 180712-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 22 de noviembre de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: GLORIA S.A.

   Demandado: Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI).

   Litisconsorte : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   El 19 de mayo de 2003, la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza), titular de la marca denominativa CRECIMIENTO, interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, por el uso de la marca mixta GLORIA CRECIMIENTO, contra GLORIA S.A.

   SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. manifestó lo siguiente: “ 1. Que es titular de la marca CRECIMIENTO en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo el certificado Nº 88214, vigente hasta el 12 de noviembre de 2005. 2. La emplazada elabora y comercializa actualmente el producto leche evaporada bajo la marca GLORIA CRECIMIENTO, donde la denominación CRECIMIENTO aparece de manera destacada a título de marca, ello se desprende por su ubicación en la etiqueta, así como por las dimensiones de la denominación. 3. El uso que hace GLORIA S.A. de la denominación CRECIMIENTO afecta los derechos de propiedad industrial de la recurrente”.

   De esta forma, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó lo siguiente:

   1. La realización de una visita inspectiva en diversos locales. b) El cese inmediato de la referida marca, como el retiro del comercio de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, como también la prohibición de la importación y/o exportación de dichos productos con los que se cometa la infracción mencionada. c) El comiso y la incautación de los productos, como también la destrucción de la etiquetas de los mismos, material publicitario, así como cualquier otra medida necesaria para evitar la supuesta infracción. d) El cierre temporal del establecimiento de la empresa emplazada, el cese inmediato de la publicidad en los diferentes medios de comunicación. e) Se disponga a la empresa emplazada el pago de las costas y los costos respectivos. f) Tal como lo expresó el INDECOPI, la parte actora adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus argumentos.

   Mediante proveído de 22 de mayo de 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la acción por parte de la actora y ordenó se practique una inspección en el local de la emplazada. Asimismo, señaló que de lo actuado se advierte que la emplazada estaría utilizando la marca CRECIMIENTO, de titularidad del accionante, para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, lo que podría inducir a confusión a los consumidores respecto de la marca de producto registrada a favor de la accionante, ocasionándole un daño económico o comercial injusto. Por lo anterior, determinó que se habían presentado los elementos de juicio suficientes para dictar medidas cautelares consistentes en: “1. Cese de uso del signo constituido por la denominación CRECIMIENTO y/o GLORIA CRECIMIENTO; y, 2. De verificarse durante la diligencia de inspección la existencia de los productos denunciados y/o material publicitario, la inmovilización de tales artículos (con excepción de carteles)”.

   El 26 de mayo de 2003, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., solicitó la realización de vistas de inspección en el almacén de la empresa denunciada, ubicada en Av. La Capitana 190, 240 Z.I. Huachipa, San Juan de Lurigancho; así como en las oficinas administrativas y bodegas de acopio de E. Wong, Metro, Santa Isabel y Plaza Vea.

   El 27 de mayo de 2003, se llevaron a cabo varias diligencias de inspección, a los locales antes citados. En el primero de ellos no se verificó la inexistencia de productos con la marca CRECIMIENTO. En el local de las oficinas administrativas no se pudo verificar la existencia de productos con la denominación CRECIMIENTO y/o GLORIA CRECIMIENTO. En dicho acto, el gerente del área legal de la emplazada manifestó que desconocía desde cuando producían los productos materia de la denuncia.

   El 29 de mayo de 2003, se llevó a cabo la inspección en el local de la Oficina Administrativa de E. Wong S.A. e Hipermercado Metro S.A. (Miraflores-Lima). El representante de la empresa manifestó que el día anterior a la inspección se había retirado el producto de GLORIA CRECIMIENTO en todas las tiendas de E. Wong y Metro. Informó además que no existía ningún stock a la venta, ni en sus almacenes. Además acotó que dicho producto era proveído por GLORIA S.A., quien prestó su consentimiento para su retiro. Se inspeccionaron además los locales de Ransa Centro de Distribución Ransa Comercial S.A. (Callao), en donde se encontró la existencia de un total de 66, 480 latas con la etiqueta con la denominación CRECIMIENTO. Además en Supermercados Santa Isabel (San Borja).

   El 2 de junio de 2003, GLORIA S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción interpuesta manifestando lo siguiente: (1) El conflicto en el presente caso es determinar si el signo GLORIA CRECIMIENTO resulta confundible con la marca NIDO CRECIMIENTO, que es el signo que utiliza la accionante para identificar sus productos en el mercado. (2) Por ser denominación CRECIMIENTO un concepto que se refiere a la finalidad del producto, el registro de dicha marca es nulo. Agregó que no es correcto que una empresa pueda excluir a las demás del uso de la denominación CRECIMIENTO para proporcionar o identificar un producto lácteo destinado al consumo infantil, por lo que se reserva el derecho de plantear la nulidad del registro de dicha marca. (3) Realizando el análisis comparativo entre los signo NIDO CRECIMIENTO de la accionante y GLORIA CRECIMIENTO, se puede concluir que el consumidor no podrá confundirse al adquirir los productos identificados con dichos signos. Señalo que NESTLÉ, NIDO Y GLORIA son marcas notoriamente conocidas por el consumidor medio, por lo que éste podrá distinguirlas con facilidad. Agregó que, desde el aspecto figurativo, nadie confundirá el emblema de su empresa que se caracteriza por una flor con la cabeza de una vaca al centro y la denominación GLORIA, con la marca de la accionante conformada por la denominación NIDO en letras características de color verde. (4) La denominación CRECIMIENTO carece de fuerza distintiva por ser una denominación descriptiva del producto, siendo las denominaciones NIDO y GLORIA las de mayor distintividad entre dichos signos.

   GLORIA S.A., el 2 de junio de 2003, formuló apelación contra el proveído de 22 de mayo de 2003 que dictó las medidas cautelares, reiterando los argumentos de la absolución del traslado de la denuncia. Agregó que es innecesario el uso de las medidas cautelares, por cuanto no existe un supuesto daño que pueda tornarse en irrepetible y porque tampoco existe verosimilitud del carácter ilegal del supuesto daño.

   El 4 de junio de 2003, NESTLÉ manifestó que GLORIA S.A. seguía incumpliendo con las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos, puesto que sigue utilizando la marca CRECIMIENTO en diversos paneles publicitarios.

   El 5 de junio de 2003, GLORIA S.A. señaló que estaba tomando las acciones necesarias para cumplir con las medidas cautelares ordenadas en el presente procedimiento.

   Mediante Resolución Nº 744-2003/TPI-INDECOPI, de 30 de julio de 2003, la Sala de la Propiedad Intelectual declaró “INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto en vía incidental por GLORIA S.A., en contra de las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos mediante resolución de 27 de mayo del 2003”.

   El 14 de octubre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 011829-2003/OSD-INDECOPI, declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por NESTLÉ S.A., asimismo prohibió el uso de la denominación CRECIMIENTO e impuso una multa de 2 unidades impositivas tributarias (U.I.T.), en virtud a los siguientes fundamentos: “a) desde el punto de vista fonético, los signos en litis coinciden en el uso de la denominación CRECIMIENTO, que constituye en su integridad la marca registrada base de la acción. b) Desde el punto de vista gráfico, no obstante que el signo cuestionado contiene elementos gráficos que no se observan en el signo registrado, la coincidencia en el uso de la denominación CRECIMIENTO en ambos determina que sean susceptibles de inducir a confusión al publico”.

   El 22 de octubre de 2003, GLORIA S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en conflicto presentan diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, lo que determina que los signos en conflicto no sean confundibles. Agregó que la marca de la...