PROCESO 175-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 175-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Marca: GENGRAF. Actor: sociedad ABBOTT LABORATORIES. Proceso interno Nº 2001-0294.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2001-0294;

El auto de 10 de enero de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: ABBOTT LABORATORIES. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS GENÉRICOS FARMÁCEUTICOS S.A. GENFAR S.A.

b) Hechos relevantes

El 14 de marzo de 2000, ABBOTT LABORATORIES presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro del signo nominativo “GENGRAF” para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 491, presentó observación la sociedad LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A. GENFAR S.A. sobre la base de su marca “GENFAR” registrada también para productos de la Clase 5.

Mediante la Resolución Nº 22772, de 12 de septiembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declaró fundada la observación y negó el registro del signo GENGRAF a ABBOTT LABORATORIES ya que el signo solicitado era confundible en la parte gráfica y fonética con la marca previamente registrada y, por tanto, capaz de inducir al consumidor a error.

La sociedad ABBOTT LABORATORIES interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución Nº 22772. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 33481, de 26 de diciembre de 2000, que confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación. El Segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 09042, de 28 de marzo de 2001, también, confirmó la Resolución Nº 22772, quedando agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

ABBOTT LABORATORIES solicita la nulidad de las Resoluciones 22772, 33481 y 09042. Manifiesta que se violaron los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. Respecto al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 dice que éste fue violado por la Superintendencia “al declarar fundada la oposición (sic) presentada (…) y negar el registro a la marca GENGRAF (…)”. Dice que entre los signos en conflicto “encontramos que cada una de ellas posee elementos adicionales que les otorgan suficiente distinción desde los puntos gráfico, fonético o conceptual” y que “El hecho de que compartan el prefijo GEN, no significa que las marcas sean semejantes entre sí o que puedan crearle confusión al consumidor, por cuanto este prefijo es comúnmente utilizado en el mercado de los productos comprendidos en la Clase 5” por lo que “el prefijo GEN no puede ser tenido en cuenta al estudiar la confundibilidad de las marcas en cuestión (…)”.

Manifiesta que “Desde el punto de vista gráfico, el sufijo de la marca solicitada está conformado por la combinación de las letras GR con la vocal A, y termina caprichosa en la letra F (…). Por otro lado, el sufijo de la marca base de la oposición (sic) se compone (…) por las letras F y R, FAR, el cual es un sufijo común de los productos de la Clase 5 por derivarse de la palabra farmacéutico (…). Desde el punto de vista fonético (…) el sonido que...