PROCESO 379-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 379-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera Marca: *ACRI.TEC (mixta).

Demandante: ALCON, INC. Proceso interno: 2007-0129.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2515 de 3 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos, recibido vía correo electrónico en este Tribunal, el 4 de agosto de 2015, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comisión Andina, dentro del proceso interno 2007-0129.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el Proceso Interno.

   Demandante:

   Demandada:

   ALCON,INC.

   Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),

   República de Colombia.

   ACHI.TEC GESELLSCHAFT FÜr{

   OPHTHALMOLOGISCHE PRODUKTE MBH Hechos.

   1. El 7 de abril de 2005, Acri.Tec Gesellschaft Für Ophthalmologische Produkte mbh (en adelante, Acri.Tec) solicitó el registro de la marca *ACRI.TEC (mixta)

      para distinguir "aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, ojos artificiales y material de sutura, lentes intraoculares" productos comprendidos en la Clase 10 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 31 de mayo de 2005, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 552.

   3. El 28 de junio de 2005, Alcon, Inc. presentó oposición en contra de la solicitud con fundamento en la confundibilidad con la marca ACRYSOF (denominativa),

      registrada a su favor para distinguir "lentes intraoculares", productos comprendidos en la clase 10.

   4. EI16 de diciembre de 2005, mediante Resolución 33653, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

      resolvió declarar infundada la oposición presentada y, en consecuencia,

      otorgar el registro de la marca solicitada *ACRI.TEC (mixta).

   5. Alcon, Inc. presentó recurso de apelación y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 33653.

   6. El 25 de abril de 2006, mediante Resolución 9918, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 33653.

   7. El 27 de octubre de 2006, mediante Resolución 28818, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación,

      confirmó la Resolución 33653.

   8. Alcon, Inc. interpuso acción de nulidad en contra de las resoluciones 33653,

      9918 Y 28818, demanda que fue admitida a trámite el 4 de septiembre de 2007.

   9. El 13 de agosto de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió

      suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      2 10. Suponiendo que el cotejo entra las marcas *ACRLTEC (mixta) y ACRYSOF (denominativa) se realizara teniendo en cuenta algunos elementos figurativos de la marca *ACRLTEC (mixta), a saber, el punto (.) y el asterisco (*), éstos son casi imperceptibles a la vista, ya que no causan impacto visual al público consumidor. Igualmente, si se observa el tipo de letra en el que está escrita la referida marca, y con lo que se completaría el elemento gráfico de la misma,

      salta a la vista que el que la marca *ACRLTEC (mixta) esté inscrita en una letra diferente a la tradicional no es determinante dentro del conjunto de marca.

   11. Resulta evidente la similitud visual entre las marcas *ACRITEC (mixta) y ACRYSOF (denominativa), ya que éstas están compuestas por el mismo número de letras y sílabas, y además comparten una parte importante de sus consonantes y de sus vocales. Salta a la vista que de las siete letras que componen la marca solicitada, 4 se comparten en exactamente la misma disposición, es decir, más de la mitad. Además, las letras que se comparten son precisamente las 4 primeras, en forma consecutiva, haciendo la confundibilidad de dichas marcas aún más factible.

   12. Del análisis sucesivo de las marcas en conflicto, se puede ver que en ambas expresiones lo característico es que las marcas utilizan las raíces ACRI y ACRY, las cuales suenan de forma idéntica, sucediendo lo mismo con los sufijos TEC Y SOF, los cuales están conformados por el mismo número de consonantes y vocales. Vale la pena resaltar que el hecho que los prefijos de ambas marcas sean fonéticamente idénticos, hace que las marcas en conflicto sean aún más confundibles. De modo pues, que al oír las marcas simultáneamente es más ostensible que fonéticamente sean muy similares.

   13. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que las marcas deben ser analizadas en su conjunto y de manera sucesiva. De manera tal, se prohíbe aislar los elementos individuales que puedan coincidir a fin de encontrar inexistentes evidencias que no son percibidas por el consumidor. En el caso que nos asiste, estos elementos individuales serían el punto (.) y el asterisco (*) de la marca *ACRLTEC (mixta).

   14. Aun cuando los sufijos usados en las marcas *ACRLTEC (mixta) y ACRYSOF (denominativa) sugieran 2 ideas que no son idénticas, la verdad es que el prefijo ACRI curiosamente coincide y alude al material con el que son fabricados los lentes intraoculares que ambas marcas distinguen. En consecuencia, resulta claro que entre las marcas en conflicto existe similitud ideológica.

   15. Al pretender distinguir los mismos productos, las marcas *ACRLTEC (mixta) y ACRYSOF (denominativa) generan una clara confusión en el público consumidor. Vale la pena anotar que aun cuando los compradores a quienes estos productos van dirigidos no son el público consumidor medio, al que la 3 coctnna ca.uica de "consurnicores desprevenidos", sino curucas y especialistas, el hecho de que sus marcas sean tan similares y que las mismas distingan un producto tan específico como lo son los lentes intraoculares,

       genera riesgo de confusión hasta para los mismos especialistas.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       La SIC contestó la demanda manifestando que:

   16. Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener en cuenta, se tiene que entre la marca solicitada *ACRI,TEC (mixta) y la marca registrada ACRYSOF (denominativa)

       no se presentan semejanzas. Si bien las marcas en debate coinciden en la partícula ACRI/ACRY, que no está escrita de manera idéntica pero que al ser pronunciadas suenan de igual forma, es evidente que sus terminaciones difieren de manera notable (TEC/SOF), permitiendo establecer gran diferencia, no solamente auditiva sino también ortográfica entre los signos en todo su conjunto, por lo que no existe confusión, por cuanto existen diferencias de orden gramatical, permitiendo la coexistencia de los signos en debate en el mercado.

   17. Debe quedar absolutamente claro que la SIC no encontrando que se vulnera derecho alguno, otorgó el registro de la marca en cuestión, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca *ACRI,TEC (mixta) en la Clase 10 cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, lo que indica que previa a la realización de un examen con un raciocinio igual al aquí expuesto, se concluyó que no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro.

   18. En el presente caso, la marca solicitada *ACRI,TEC (mixta) ampara productos de la Clase 10, los mismos productos que distingue la marca registrada ACRYSOF (denominativa). Sin embargo, como quiera que las marcas enfrentadas no presentan semejanzas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, conlleva a pensar que los productos tienen diferente origen empresarial y que no existe una vinculación jurídica o económica entre las mismas, sin que genere confusión para el consumidor frente a su origen empresarial.

       Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

       ACRI,TEC presentó contestación a la demanda señalando que:

   19. En el presente caso, Alcon, Inc. acentúa su argumentación en el aspecto denominativo de las marcas *ACRI,TEC (mixta) y ACRYSOF (denominativa),

       pero no toma en cuenta un elemento de gran importancia que reivindica Acri.Tec, el elemento gráfico, que se forma a partir de un asterisco (*) de color gris en la parte superior izquierda, seguido de un triángulo de color rojo,

       4 uclgauo en el IdiJO izquierco y grueso en el lado derecho, sequruo de consonantes C y R, Y la vocal I en una tipografía que hace que la palabra que se conforma a partir de este componente figurativo tenga una identidad propia.

       Adicionalmente...