PROCESO 185-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 185-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitados por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: LABORATORIOS FARMACOL S.A.

Marca: “VASTEN”

Expediente Interno Nº 2003-0093 01

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 4 de diciembre de 2007.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: LABORATORIOS FARMACOL S.A.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A. planteó que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: N° 15389, de 21 de mayo de 2002, N° 24839, de 31 de julio de 2002 y N° 30541, de 20 de septiembre de 2002, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Bussié S.A. y, en consecuencia, negar el registro del signo VASTEN (nominativo), solicitado por la sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. La sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A. señala varios antecedentes con relación a la solicitud de registro del signo “VASTEN”, así:

   1. El 22 de diciembre de 1997, presentó inicialmente el registro del signo VASTEN, Clase 5, a ésta le correspondió el expediente Nº 97-74469.

   2. Después de publicada dicha solicitud se presentaron 2 observaciones, por parte de MERCK KGAA, con su marca FLUVASTEN y, SANOFI con su marca VASKEON.

   3. El 30 de abril de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 08250 declaró infundada la observación presentada por SANOFI y, fundada la observación de MERCK KGAA. Negando el registro solicitado. Dicha resolución fue confirmada mediante Resolución Nº 20296, de 30 de septiembre de 1999. Quedando así agotada la vía gubernativa para el expediente Nº 97-74469.

   4. Posteriormente, LABORATORIOS FARMACOL S.A. formuló demanda de cancelación por no uso de la marca FLUVASTEN.

   5. LABORATORIOS FARMACOL S.A. haciendo uso de su legítimo derecho solicitó nuevamente el registro del mismo signo.

2. El 23 de agosto de 2001, LABORATORIOS FARMACOL S.A. solicita el registro del signo “VASTEN” para amparar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Expediente Nº 01-68889.

3. El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 508, de 25 de septiembre de 2001.

4. Publicada dicha solicitud, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición al registro solicitado, con base a las marcas de su propiedad “BATEN” y “BATEN BUSSIE”.

5. El 21 de mayo de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió, mediante Resolución N° 15389, “declarar fundada la oposición mencionada en la parte considerativa de la presente resolución.” Y también, “Negar el registro de la marca (sic) VASTEN nominativa”.

6. La sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., interpuso los recursos de reposición y de apelación, en su orden, en contra de la resolución mencionada.

7. El 31 de julio de 2002, a través de Resolución Nº 24839, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, resolvió “confirmar la decisión contenida en la resolución 15389 de 21 de mayo de 2002”.

8. El 20 de septiembre de 2002, mediante Resolución N° 30541, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto, resolviendo, igualmente, confirmar la decisión contenida en la Resolución 15389, de 21 de mayo de 2002; quedando así agotada la vía gubernativa.

   b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

   La sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

   Afirma la violación de los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 señalando los antecedentes de la solicitud de registro del signo VASTEN, citados en los hechos relevantes.

   Indica sobre este particular que “Es claro, de acuerdo con nuestra legislación que una demanda de cancelación por no uso no garantiza la posterior adquisición de un derecho marcario. Sin embargo, en este caso se ha violado la norma comunitaria transcrita, por cuanto en el expediente administrativo Nº 97-74469 el único obstáculo que se encontró para el registro de la marca (sic) VASTEN, fue el previo registro sobre la marca FLUVASTEN”.

   En consecuencia, las resoluciones atacadas violan el derecho prevalente y preferente al registro de la marca (sic) VASTEN radicado en cabeza de mi mandante, la sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., derecho conferido por la legislación en virtud de haber obtenido resolución favorable en el proceso de cancelación por no uso de la marca FLUVASTEN

   .

   Señala, asimismo, la violación del artículo 136 de la Decisión 486 diciendo que “La marca (sic) solicitada para registro VASTEN para distinguir productos de la clase 5, no es susceptible de producir confusión con ninguna de las marcas previamente registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios o productos o servicios similares, señaladas por la sociedad opositora”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

   Afirma la legalidad de los actos administrativos acusados diciendo “Cabe advertir que de los documentos obrantes en el expediente 01-68889 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca (sic) “VASTEN” para distinguir los productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por la Sociedad Laboratorios Farmacol S.A., se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite legal correspondiente”.

   Observa que “En el presente caso, se tiene que el signo “VASTEN” contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de la marca (sic) “VASTEN” (solicitada) frente a “BATEN” y “BATEN-BUSSIÉ” (sic) registradas bajo certificados 248705 vigente hasta el 26 de marzo de 2002 y 177833 vigente hasta el 31 de julio de 2005 resulta indudable que presentan similitudes gráficas, fonéticas y auditivas, lo que claramente no le otorga a la marca (sic) solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

   En cuanto a la “Relación de Productos” señala que “La coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que marca (sic) solicitada “VASTEN” comprende los mismos productos de la clase 5 que amparan las marcas registradas “BATEN” y “BATEN-BUSSIE”.

   Finalmente, al tratar lo dicho por la demandante, sobre otras actuaciones administrativas, concluye que “Si bien se tiene que en un primer momento y dentro de otra actuación administrativa se negó la marca (sic) “VASTEN” con fundamento en la marca “FLUVASTEN” la que posteriormente fue cancelada, es de precisar que en el nuevo trámite que es independiente al anterior se encontraron nuevamente marcas registradas anteriormente registradas (sic) que impiden el registro de “VASTEN”; lo contrario, esto es, conceder el registro con base en los argumentos del demandante en lo que hace al “tema de cancelación”, sería violar el ordenamiento andino y el derecho no solo del titular de las marcas previamente registradas sino del consumidor, quines (sic) frente a la coexistencia de las marcas similarmente confundibles, podrían caer en error al escoger los productos de la clase 5 marcados distinguidos con aquellas (sic)”.

   d) Tercero Interesado

   La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, por medio de su Apoderado General, dio contestación a la demanda.

   Realiza una comparación entre los signos en conflicto y observa que “(…) siguiendo las reglas que se transcriben en la demanda podemos concluir que definitivamente es extremada su confundibilidad y que la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado han coincidido acertadamente en negar la convivencia entre las dos expresiones objeto de este cotejo”.

   Señala, asimismo, que “(…) se agudiza la confusión entre las dos expresiones, cuando una persona conoce la marca BATEN y ve la marca VASTEN lo primero que imagina es que existe un error en la B se equivocaría de B, y como los medicamentos no tienen ortografía puede...