PROCESO 196-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 196-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 82 literales d) y e), 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión,

Actor: MELHER S.A. DE C.V.

Marca: “CHOCOMELHER”

Expediente Interno N° 7219- EG.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidenta, doctora Raquel Lobato de Sancho.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 4 de diciembre de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad MELHER S.A. DE C.V.

   La parte demandada la constituyen: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   El tercero interesado es: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

2. Acto demandado

   La sociedad MELHER S.A. DE C.V. plantea la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa: N° 976959 de 29 de marzo de 2000, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador y notificada el 31 de marzo del mismo año, a través de la cual acepta la observación presentada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y niega el registro del signo “CHOCOMELHER”, para proteger productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 19 de febrero de 1999, la sociedad MELHER S.A. DE C.V. solicitó el registro del signo “CHOCOMELHER” para proteger “chocolates”, comprendidos en la Clase No. 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 28 de junio de 1999, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. presentó observaciones en contra de la solicitud de registro del signo “CHOCOMELHER”. Se fundamenta en el registro del signo “CHOCOMELOS”, destinado a proteger productos comprendidos dentro de la Clase Internacional No. 30.

3. El 29 de marzo de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la resolución No. 976959, por la cual resolvió aceptar la observación presentada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y rechazar el registro del signo “CHOCOMELHER”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

   La sociedad MELHER S.A. DE C.V., a través de apoderado especial, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - Afirma que la única similitud determinante que existe entre los signos en conflicto es el prefijo “CHOCO”, “el mismo que no es susceptible de apropiación exclusiva”.

   - Señala que “el término CHOCO, es genérico y descriptivo para los productos comprendidos dentro de la Clase Internacional No. 30” y que el cotejo marcario de los signos en conflicto no debe efectuarse tomando en cuenta dicha expresión.

   - Por tanto, observa que “la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debió haber cotejado los términos MELHER y MELOS para llegar a la conclusión que no existe similitud alguna entre las marcas confrontadas y que por tanto el signo solicitado (…) es perfectamente registrable”.

   - Finalmente, indica que “En el escrito de observación SOCIETE (sic) DES PRODUITS NESTLE (sic) S.A. afirma que la marca CHOCMELOS (sic) es notoria, sin embargo en ningún momento fue probada dicha notoriedad, razón por la que dicha aseveración no debe ser tomada en cuenta”.

   c) Contestaciones a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual al contestar la demanda deduce las siguientes excepciones:

1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

2. Se ratifica en la Resolución 976959, pues, afirma, guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

3. Solicita, al concluir, que se rechace la demanda.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda y manifiesta, principalmente:

   Al analizar la confusión entre las marcas enfrentadas se debe tener en cuenta algunos aspectos importantes dentro del derecho marcario como son: la identidad de las marcas en el plano gráfico-visual, como fonético-auditivas y la relación entre los productos. En este caso existen semejanzas gráficas y fonéticas, están destinadas (sic) a proteger productos similares encasillados en la misma clase internacional, por lo que su concurrencia en el ámbito común haría muy probable el peligro de error o confusión, con estos antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estas marcas similares por la relación entre los productos que pretende distinguir que es susceptible de causar confusión o asociación en el público consumidor

   .

   El Procurador General del Estado da contestación a la demanda a través del Director de Patrocinio y Delegado, y manifiesta que “corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio”.

   Señala, además, casillero judicial para recibir notificaciones.

   4. Tercero interesado

   SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de diciembre de 2007.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondiente a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CHOCOMELHER” fue presentada el 19 de febrero de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 82 literales d) y e), 83, literales d) y e) y 84 de la misma Decisión.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

   e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (...)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

   Esta disposición no será...