PROCESO 198-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 198-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión,

Actor: AVIDESA S.A.

Marca: “Mc POLLO”

Expediente Interno N° 4307-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidenta, doctora Raquel Lobato de Sancho.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 4 de diciembre de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad AVIDESA S.A.

   La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   El tercero interesado es: McDONALD’S CORPORATION.

2. Acto demandado

   La sociedad AVIDESA S.A. plantea la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa: N° 0960775 de 8 de julio de 1997, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador y notificada el 4 de septiembre del mismo año, a través de la cual se rechaza las observaciones presentadas en contra del registro del signo “Mc POLLO”, para proteger servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y se concede el registro del signo indicado a favor de McDONALD’S CORPORATION.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 26 de julio de 1994, la sociedad McDONALD’S CORPORATION solicitó el registro del signo “Mc POLLO” para proteger servicios comprendidos en la Clase No. 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 24 de enero de 1995, AVIDESA S.A. presentó observaciones en contra de la solicitud de registro del signo “Mc POLLO”. Se fundamentó en la notoriedad de la marca “MAC POLLO” y los registros anteriores de la marca “MAC POLLO”, dentro de las Clases No. 29, 30 y 42.

3. El 4 de septiembre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la resolución No. 0960775, por la cual resolvió rechazar las observaciones presentadas en contra del registro del signo “Mc POLLO”, ordenando la continuación del trámite de registro del mismo.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad AVIDESA S.A., a través de apoderado especial, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Afirma que “entre la marca solicitada por la demandada y la marca registrada por mi mandante hay total semejanza, de hecho, el término que se pretende registrar como marca de producto, está contenido íntegramente en las marcas registradas por mi mandante”.

      - Señala que “Entre las marcas de propiedad de AVIDESA S.A., y la marca de producto que la solicitante pretende inscribir, denominado (sic) Mc POLLO, debido a la similitud gráfica, fonética e ideológica existente, se induciría a error al consumidor al hacerle creer que los productos protegidos por la marca solicitada provienen de mi representada, empresa cuyas marcas NOTORIAS protegen productos de la más alta calidad y que gozan de la confianza del público consumidor, lo cual vendría a ser una apropiación ilícita por parte de la empresa solicitante del prestigio y la notoriedad de las marcas de mi mandante”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca manifiesta “Me adhiero y hago mía la contestación a la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; por consiguiente, se dignarán en sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, infundada e injurídica demanda propuesta por la Actora”.

      No obra en el expediente contestación a la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual al contestar la demanda indica, fundamentalmente, “impugno la prueba que llegare a presentar el actor, en todo cuanto tuviere de ilegal, imprudente, indebidamente pedido y actuado”.

      El Procurador General del Estado da contestación a la demanda a través de la Directora de Patrocinio Encargada y Delegada, y manifiesta que “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, señalo casillero judicial (…)”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad McDONALD’S CORPORATION, considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente:

      - Que ella “es propietaria de la famosa y notoriamente conocida marca de fábrica McDONALD’S y sus derivados (McNuggets, MacTonight, McBurger, entre otras), las cuales se encuentran debidamente registradas en el Ecuador. La denominación Mc Pollo cuyo registro solicitó y obtuvo McDonald’s Corporation, así como la denominación de las demás marcas de su propiedad, son marcas mundialmente notorias y su uso es tan intenso a nivel internacional, que son reconocidas por todas las personas, de diversos países y regiones, sean éstas consumidoras o no de los productos que ofrece”.

      - Señala que “La marca MacPollo (sic) de la compañía colombiana AVIDESA S.A., no es una marca que se encuentra registrada, o está en proceso de registro, en el Ecuador y no es comercializada en este país. Tampoco es una marca notoriamente conocida, a diferencia de las marcas que tienen el prefijo ‘Mc’ (que se pronuncia ‘mac’, y que identifican, mundialmente, productos alimenticios y servicios de restaurantes de comida rápida). Por ello la expresión ‘Mc Pollo’ por sí misma identifica servicios y productos provenientes de mi mandante. Por ello ésta es la denominación que merece la protección no sólo como marca notoria sino como marca de renombre”.

      - Indica que “McDonald’s, que está debidamente registrada en el Ecuador, es una marca famosa y notoriamente conocida a nivel mundial, con sus derivaciones McNuggets, MacTonight, McBurger y McPollo, todas las cuales incluyen el prefijo ‘Mc’. Por tanto, si alguna marca crearía confusión frente a los consumidores, en el momento de ser comercializada localmente, podría ser la marca MacPollo (sic) de AVIDESA ya que ésta induciría a que se crea que los productos o servicios comercializados bajo tal nombre provienen de McDonald’s Corporation (…)”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de diciembre de 2007.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondiente a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “Mc POLLO” fue presentada el 26 de julio de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera que:

   - No procede la interpretación de los artículos 82 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

   - Limitar la interpretación del artículo 83 a sus literales a), d) y e);

   - Interpretar de oficio el artículo 84 de la misma Decisión.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (...)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el...