PROCESO 180-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 180-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 82 literal e) de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 9244-LR. Actor: Sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Marca denominativa: “CERTEX”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de diciembre de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI.

   COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES DEL IEPI.

   Tercero interesado: Sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, solicitó el 14 de agosto de 1998 el registro del signo denominativo CERTEX para amparar los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos, insecticidas, fungicidas”.

      2. La sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., presentó observaciones al registro del signo denominativo CERTEX con base en la marca denominativa TERFEX, registrada en Ecuador para proteger productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 975855 del 14 de febrero de 2000, resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro del signo denominativo CERTEX.

      4. La sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, el 4 de de octubre de 2001 resolvió el recurso de apelación, aceptando la apelación propuesta y negando el registro del signo denominativo CERTEX.

      6. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, el 19 de marzo de 2002 interpuso ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      La demanda se soporta en los siguientes planteamientos:

      1. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales aplicó erradamente la Decisión 486, ya que la normativa aplicable es la Decisión 344.

      2. Los signos en conflicto no son semejantes gráfico, visual, fonética, ni auditivamente.

      3. La partícula EX es de uso común para los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, nadie puede apropiársela.

         C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del Presidente del IEPI

         Ratifico la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial, y Obtenciones Vegetales, que es matera de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

      2. Por parte del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

         ▪ Los signos en conflicto son confundibles.

         ▪ al presente caso se deben aplicar las normas adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el análisis en relación con las marcas farmacéuticas.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: los artículos 81, 82 literal a), y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Asimismo se interpretará de oficio el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

3. Comparación entre marcas denominativas.

4. Productos farmacéuticos y otros productos de la clase 5.

5. Palabras o partículas de uso común en marcas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   La sociedad demandante en su escrito de demanda argumentó que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales aplicó erradamente la Decisión 486 de la Comisión Andina, dado que al caso correspondía la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por tal motivo es necesario tratar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

   Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

   El Tribunal ha manifestado al respecto:

   Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior

   . (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004).

   Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de...