PROCESO 117-IP-2007

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 117-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literales d) y e), y 113 literales a) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a), y 84 de la mencionada Decisión; así como, del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1907-2006. Actor: Sociedad A/S ECCOLET SKO. Marca mixta “ECCO”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de octubre del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 29 de agosto de 2007.

  1. Las partes.

    Demandante: Sociedad A/S ECCOLET SKO.

    Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DE PERÚ.

    Tercero interesado: Sociedad ECCO CENTER S.R.L.

  2. Competencia del Tribunal.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  3. HECHOS

    1. la sociedad ECCO CENTER S.R.L es titular de la marca mixta ECCO. Dicho signo fue solicitado para registro el 9 de febrero de 1995 y registrado en Perú bajo el certificado N° 22044 de 1995, para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

    2. La sociedad A/S ECCOLET SKO solicitó ante el INDECOPI nulidad del registro de la marca anteriormente descrita, con base en los siguientes signos:

      ▪ Marca denominativa ECCO, registrada en Dinamarca bajo el certificado N° 3995/1981 para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      ▪ Marca denominativa ECCO, registrada en Estados Unidos de América bajo el certificado N° 1.753.970 de 23 de febrero de 1993, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      ▪ Signo denominativo ECCO, solicitado en Colombia el 19 de julio de 1999, para amparar productos de la clase 25 y tramitado bajo el expediente administrativo N° 344456.

      ▪ Signo denominativo ECCO, pedido en Venezuela el 17 de septiembre de 1993, para amprar productos de la clase 25 y tramitado bajo el expediente N° 017101.

    3. Mediante Resolución N° 2686-97-INDECOPI/OSD de 27 de febrero de 1997, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la solicitud de nulidad.

    4. La sociedad ECCO CENTER S.R.L, el 25 de marzo de 1997 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

    5. Mediante Resolución N° 1307-2000/TPI-INDECOPI, de 6 de noviembre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución N° 2686-97-INDECOPI/OSD, de 27 de febrero de 1997 y declarando infundada la acción de nulidad propuesta.

    6. La sociedad A/S ECCOLET SKO, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

    7. La Sala Civil de la Corte Suprema de la República del Perú, mediante sentencia de 20 de enero de 2006, declaró infundada la demanda interpuesta.

    8. La sociedad A/S ECCOLET SKO interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.

  4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

    Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: los artículos 83 literales d) y e) y 113 literales a) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    Asimismo, se interpretarán, de oficio, los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

    DECISIÓN 344

    (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

Artículo 113

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

(…)

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento

.

Decisión 486

(…)

Artículo 172

(…)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

.

(…)

  1. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

  1. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

  2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.

  3. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. Protección de la marca notoriamente conocida en el País donde se solicita la protección.

  4. Mala fe al obtener un registro marcario. Causal de nulidad

  5. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.

  6. Supremacía del Ordenamiento Comunitario Andino frente a las normas de carácter internacional.

  7. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

    En el proceso interno se discute la nulidad del registro del signo mixto ECCO, por su irregistrabilidad dada la semejanza con los signos denominativos ECCO de propiedad de la sociedad A/S ECCOLET SKO. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

    Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

    La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

    La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el...

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