PROCESO 153-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 153-IP-2007

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 143 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente Interno Nº 10980-05. Actor: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. Marca mixta: “TEC.COM.MX”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de diciembre de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY.

   Demandados: - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

   - PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

   Tercero interesado: Sociedad JHONSON & JHONSON.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      1. El INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, solicitó el 21 de octubre de 2003 el registro como marca del signo TEC.COM.MX (mixto), para amparar productos comprendidos en la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: “utensilios y recipientes para menaje y la cocina (que no sea metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles y los cepillos de dientes), materiales para la fabricación de cepillos (que no sean cepillos de dientes), material de limpieza, viruta de hierros, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases”. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 193532-2003. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones.

      3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 12299-2004/OSD-INDECOPI del 12 de octubre de 2004, resolvió denegar el registro del signo solicitado, con base en la existencia de las siguientes marcas:

         • Marca denominativa TEK, registrada en Perú para amparar cepillos de dientes, de la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca denominativa TEK TOP, registrada en Perú para amparar cepillos de dientes, de la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. El INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. En el escrito de apelación se limitó los productos amparados excluyendo los cepillos de dientes.

      5. Mediante Resolución N° 0202-2005/TPI-INDECOPI del 3 de marzo de 2005, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución impugnada.

      6. El INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY interpuso ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, demanda contencioso administrativa contra los anteriores actos administrativos.

   2. fundamentos de derecho de la demanda.

      La demanda se soporta en los siguientes argumentos:

      1. Los signos en conflicto no son confundibles, sobre todo si se tiene en cuenta que amparan productos diferentes. Las marcas denominativas TEK y TEK TOP distinguen únicamente cepillos de dientes, producto éste excluido en relación con el signo solicitado.

      2. La sociedad JOHNSON & JOHNSON no presentó oposiciones y, por lo tanto, se hace más evidente que entre los signos en conflicto existen notables diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Como quiera que el Juez Consultante no determinó las normas jurídicas a interpretarse, el Tribunal de oficio interpretará las siguientes disposiciones: 134, 136 literal a), 143 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 143

El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

3. La conexión competitiva en productos de la misma clase.

4. La modificación de la solicitud de registro. Su oportunidad.

5. Examen de registrabilidad que debe hacer la Oficina de Registro Marcario.

1. Requisitos para el registro de las marcas. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

   En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo mixto TEC.COM.MX, ya que se afirma que es confundible con las marcas denominativas TEK y TEK TOP. Por tal motivo es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

   Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

   La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

   (...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines

   .[1]

   El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

   La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

   (…)

   La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

   (…)

   La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).

   (…)

   La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la...