PROCESO 179-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 179-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal e), 83 literal a), y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, del Párrafo Cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-0281. Actor: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Marca mixta “MONTANA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de diciembre de 2007.

2. Las partes.

   Demandante: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

   Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: Sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, solicitó el 26 de mayo de 2000 el registro como marca del signo MONTANA (mixto), para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 00-38991. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, se presentaron las siguientes observaciones:

         1. La sociedad INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. presentó observaciones a la solicitud de registro arriba indicada con base en la marca denominativa MONTERREY, registrada en el Ecuador bajo el certificado No. 717.92 para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

         2. La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., presentó observaciones a la solicitud de registro arriba mencionada con base en la solicitud anterior de registro como marca del signo mixto DERBY, tramitada en Colombia bajo el expediente No. 00-7163, para la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 00579, de 29 de enero de 2001, resolvió declarar infundadas las observaciones presentadas y conceder el registro como marca del signo mixto MONTANA.

      4. La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. Mediante Resolución N° 17936, de 30 de mayo de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, resolvió el recurso de reposición presentado en el sentido de confirmar el acto impugnado y concedió el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 28171, de 29 de agosto de 2001, resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto impugnado.

      7. La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      1. La marca DERBY + GRÁFICA y el signo mixto MONTANA + GRÁFICA están destinados a proteger los mismos productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Los signos en conflicto tienen marcadas semejanzas en la parte gráfica, lo que ocasionaría confusión en el público consumidor por lo que no podrían coexistir.

         DERBY + GRÁFICA consiste en una figura de forma rectangular, de color blanco, en la que se destaca una especie de franja o cinta de color azul terminada en dos picos y tiene un escudo dentro de la cinta azul y a los lados hay animales rampantes.

      3. La marca DERBY + GRÁFICA no sólo fue registrada en Colombia sino también en Ecuador y Bolivia.

      4. En el estudio realizado se refleja claramente que no fue examinado el signo solicitado adecuadamente en su conjunto.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

         La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera:

         1. Analizados los signos en conflicto, se concluyó que el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico.

         2. Fonéticamente son totalmente diferentes MONTANA Y DERBY, teniendo fuerza distintiva suficiente, quedando disminuido el gráfico y gozando de la distintividad necesaria.

      2. Por parte de British American Tobaco (Brans Limited).

         La sociedad British American Tobaco (Brans Limited), tercer interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera:

         1. En la solicitud del registro del signo DERBY como marca se sostuvo que éste sería identificado por el público consumidor por la fuerza expresiva de las palabras, dado que la etiqueta se encuentra conformada por elementos muy comunes dentro de diversos diseños del conjunto de las marcas registradas en la clase 34. La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. sostiene en esta ocasión que el elemento disitintivo radica en su etiqueta.

         2. En la etiqueta de DERBY se puede apreciar una imitación de la correspondiente a la de la marca MONTANA. Además sostiene tener derechos previamente reconocidos en Ecuador y Bolivia.

         3. Asevera que éstas no son confundibles y la distintividad radica en su elemento denominativo y que los colores y figuras que componen las etiquetas son de relevancia.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, de conformidad con la normativa vigente al momento de la solicitud de registro, se interpretará de oficio las siguientes normas: artículos 81, 82 literal e), 83 literal a), y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó para registro el signo mixto MONTANA.

   Asimismo se interpretará de oficio el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Disposición Transitoria de esta misma Decisión.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

Artículo 93

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

(…)

Decisión 486

(…)

Artículo 172

(…)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

.

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los...