PROCESO 37-IP-2015

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 37-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literal d), 157, 158, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 5987-2010-0-1801-JR-CA-05.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 5987-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 5987-2010-0-1801-JR-CA-05.

El Auto de 20 de marzo de 2015, emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

  1. Antecedentes.

    Partes en el proceso interno:

    Demandante: Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C.

    Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú.

    Caterpillar Inc.

    1. Determinación de los hechos relevantes:

      1. El 4 de diciembre de 2008, Caterpillar Inc. interpuso denuncia, ante la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, contra Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C., debido a que esta última venía utilizando las marcas CAT (mixta), CATERPILLAR (denominativa) y CATERPILLAR (mixta), que se encuentran registradas a favor del denunciante, sin contar con autorización.

      2. El 24 de marzo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró rebelde a Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. al no haber absuelto el traslado de la denuncia.

      3. Mediante Resolución 2033-2009/CSD-INDECOPI de 7 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción interpuesta, debido a que verificó que se habían utilizado las marcas de Caterpillar Inc. de buena fe y a título informativo.

      4. Caterpillar Inc. presentó recurso administrativo de apelación y, mediante Resolución 1261-2010/TPI-INDECOPI de 7 de junio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual decidió revocar la resolución apelada y declaró fundada la denuncia contra Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C., al considerar que había utilizado signos similares a los registrados a favor de Caterpillar Inc., lo cual constituiría una conducta infractora.

      5. El 7 de septiembre de 2010, Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 1261-2010/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 13 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda.

      6. El 29 de mayo de 2014, Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de la primera instancia judicial.

      7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

      - Cómo se debe analizar e interpretar el riesgo de confusión y/o asociación entre una marca registrada y el uso que un agente económico no autorizado le dé a esa marca.

      - Cuáles son los alcances y hasta dónde se extiende el derecho de uso exclusivo de una marca.

      - Cómo debe analizarse e interpretarse la facultad del titular de una marca de impedir que un tercero haga uso comercial de su marca y cómo deben interpretarse los posibles riesgos de asociación comercial entre el titular de la marca y el agente económico que comercializa o hace uso de dicha marca.

      - Cómo debe analizarse e interpretarse el concepto de uso legítimo por parte de un agente económico de una marca, cuya titularidad ostenta un tercero.

      - Cuándo los actos de un agente económico constituyen un acto de buena fe y no constituyen un uso indebido y/o a título de marca. Asimismo, cuándo debe considerarse que el uso de una marca por parte de un agente económico (que no sea el titular de la marca) se realiza sólo con propósitos de identificación o información.

      - Cómo debe analizarse e interpretarse el concepto de agotamiento del derecho de marca, así como el fin (término) del derecho exclusivo de la marca.

      - Respecto a la notoriedad de una marca, quién tiene la carga de la prueba y cuál es el nivel de protección de ésta ante un uso indebido y/o no autorizado.

    2. Fundamentos de la demanda:

      1. Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - La resolución administrativa materia de cuestionamiento concluye sin prueba alguna que los productos encontrados en su establecimiento no tienen origen lícito; cuando dichos productos han sido materia de importación, lo cual se acredita con las facturas que presentó en sede administrativa.

      - La calificación de infracción no tiene ningún sustento fáctico y legal, ya que ninguna prueba ha sido actuada durante el procedimiento administrativo.

    3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      1. Caterpillar Inc. contestó la demanda señalando lo siguiente:

        - El hecho de que los productos hallados en el establecimiento del demandante hayan sido importados, no demuestra que se traten de legítimos productos de la marca CATERPILLAR, pues, para ello necesita acreditar que ha adquirido los productos de la empresa Caterpillar Inc. o de un distribuidor autorizado.

        - Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. se promociona como una empresa que comercializa productos de marca CATERPILLAR con la finalidad de engañar al consumidor, pues, dichos productos son falsificados.

      2. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando lo siguiente:

        - Se configuró el supuesto establecido en la norma como violación de la marca registrada al no haber acreditado el demandante que ciertos productos que comercializaba bajo las marcas CAT y CATERPILLAR tenían origen lícito.

        - Que al no haberse acreditado el origen lícito de los productos comercializados por el demandante, no pudo ampararse en lo dispuesto en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486.

  2. Normas a ser interpretadas.

    1. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal d), 154, 155 literal d), 157, 158, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los artículos 154[1], 155[2] literal d), 157[3], 158[4], 224[5] y 228[6] de la referida normativa. No procede la interpretación del artículo 136 literal d) por no resultar pertinente para la resolución del presente caso.

  3. MATERIAS A SER INTERPRETADAS

    1. Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos.

    2. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo.

    3. Agotamiento del derecho de la marca.

    4. Signos distintivos notoriamente conocidos.

    5. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS.

    6. En el presente caso, Caterpillar Inc., interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C., sobre la base de sus marcas CAT (mixta), CATERPILLAR (denominativa) y CATERPILLAR (mixta). Mediante Resolución 2033-2009/CSD-INDECOPI de 7 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción interpuesta, debido a que verificó que se habían utilizado las marcas de Caterpillar Inc. de buena fe y a título informativo.

    7. El Juez Consultante ha realizado las siguientes preguntas:

      – Cómo se debe analizar e interpretar el riesgo de confusión y/o asociación entre una marca registrada y el uso que un agente económico no autorizado le dé a esa marca.

      – Cuáles son los alcances y hasta dónde se extiende el derecho de uso exclusivo de una marca.

      – Cómo debe analizarse e interpretarse la facultad del titular de una marca de impedir que un tercero haga uso comercial de su marca y cómo deben interpretarse los posibles riesgos de asociación comercial entre el titular de la marca y el agente económico que comercializa o hace uso de dicha marca.

      – Cómo debe analizarse e interpretarse el concepto de uso legítimo por parte de un agente económico de una marca, cuya titularidad ostenta un tercero.

    8. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012.

    9. El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

    10. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

    11. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

      Positiva: es la facultad de explotar...

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