PROCESO 161-IP-2007

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 161-IP-2007

Interpretación prejudicial, de los artículos 154, 155 literal d), 156 inciso b) 238 y 241 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidente Doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva. Interpretación de oficio de los artículos 245, 246 literal b) y 249 de la misma Decisión.

Actor: XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R. LTDA.

Proceso Interno: Nº 827-07

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil ocho.

VISTOS:

El Oficio Nº 321-2007-SCS-CS, de 10 de septiembre de 2007, con su respectivo anexo contentivo de piezas procesales del expediente Nº 827-07 recibido en este Tribunal el 19 de septiembre de 2007, por el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidente Doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 inciso d), 238, 241 inciso c), 244 y 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 827-2007, incoado por la sociedad XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R. LTDA. que pretende obtener la INEFICACIA de la Resolución Nº 0127-2004/TPI-INDECOPI, de 24 de febrero de 2004, por la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió CONFIRMAR EN PARTE la Resolución Nº 11062-2003/OSD-INDECOPI de fecha 23 de septiembre de 2003 (…) Declarar fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por K.O. NEEDLES CO LTD contra XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R. LTDA (…) Prohibir a XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R. LTDA el uso del signo QUIMPAI NEEDLES y envase.

El Oficio Nº 408-2007-SCS-CS, de 06 de noviembre de 2007, con las correspondientes piezas procesales adjuntas, recibido en este Tribunal el 13 de noviembre de 2007, por medio del cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la ampliación de la interpretación prejudicial indicada anteriormente e incluya los artículos 155 literal a) y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 827-07.

El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: La sociedad XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R. LTDA.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Tercero Interesado: K.O. NEEDLES CO LTD, representada por ABASTECIMIENTOS TEXTILES S.A.

b) Hechos

De los documentos incluidos en el expediente se desprenden los siguientes hechos:

El 25 de junio de 2002, K.O. Needles Co. Ltda. (Corea) interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Xian Hai Import & Export S.R. Ltda., manifestando ser titular de la marca de producto ORANGE NEEDLES y la figura tridimensional inscrita bajo certificado Nº 81216 y que Xian Hai Import & Export S.R. Ltda.., tiene en depósitos de Aduana 5 o 6 bultos que contienen agujas para máquinas de coser, cuyos envases son imitaciones de su marca registrada, tanto en la forma como en la combinación, ubicación y disposición de los colores blanco y guindo distintivos de su producto, así como en la forma circular del globo y demás leyendas alusivas al producto; de la misma forma, expresa que sí éstos productos llegan a ingresar al mercado, afectarían los derechos de su empresa, induciendo a confusión indirecta al consumidor. Solicitó se dicten las medidas cautelares de prohibición, a la emplazada, de importación de cajas-envolturas con los colores de su marca registrada y se proceda al decomiso de los productos infractores que se encuentren en los locales de Xian Hai Import & Export S.R. Ltda.

Por Resolución Nº 11062-2003/OSD-INDECOPI, de fecha 23 de septiembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró FUNDADA la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial y prohibió a Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. el uso del signo QINPAI NEEDLES y envase, en forma independiente como conjunta con otros elementos, para distinguir agujas para máquinas de coser de la clase 26 de la Nomenclatura Oficial. Convirtió en definitivas las medidas cautelares de cese de uso e importación, y determinó en comiso definitivo la medida cautelar de inmovilización. Así mismo, amonestó a Xian Hai Import & Export S.R. Ltda.

Contra esta Resolución Xian Hai Import & Export S.R. Ltda., presentó Recurso de Apelación, que fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0127-2004/TPI-INDECOPI, de 24 de febrero de 2004, la cual resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución Nº 11062-2003/OSD-INDECOPI de fecha 23 de septiembre de 2003 (…), Declarar fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad intelectual interpuesta por K.O. Needles Co. Ltda. contra Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. (…) Prohibir a Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. el uso del signo QIMPAI NEEDLES y envase (…)

Posteriormente Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. Interpuso una demanda contenciosa administrativa, la cual fue resuelta por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró FUNDADA la demanda, en consecuencia nula la Resolución Nº 0127-2004/TPI-INDECOPI, ordenando la devolución de los bienes que fueron materia de las medidas cautelares. Contra dicha resolución, ABASTECIMIENTOS TEXTILES S.A. representante de K.O. NEEDLES CO. LTD e INDECOPI interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, que decidió CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que declara FUNDADA la demanda, en consecuencia nula la Resolución Nº 0127-2004/TPI-INDECOPI, ordenando la devolución de los bienes que fueron materia de las medidas cautelares.

Contra dicha providencia, el INDECOPI y TAEWON S & G LTD (antes K.O. NEEDLES CO. LTD), plantearon recurso de casación, que es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que después de calificar los recursos, mediante providencia de 21 de mayo de 2007, decidió: “resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los Artículos 154, 155 inciso d), 238, 241 inciso c), 244 y 258 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y cual (sic) es la debida aplicación de éstos dispositivos al .caso sub litis (…); motivos por los cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

En la demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº 0127-2004/TPI-INDECOPI, Xian Hai Import & Export S.R. Ltda., manifiesta que “compró el 18 de marzo de 2002 los productos QIMPAI de la China (…) agujas para máquinas de coser de la marca QIMPAI NEEDLES, esta mercadería llegó a Lima el 14 de junio de 2002 (…) Está acreditado que cuando Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. realiza la compra de los mencionados productos, la empresa K.O. NEEDLES CO. LTD. no había efectuado la publicación de su solicitud para la inscripción a su favor de la marca del producto ORANGE NEEDLES y figura tridimensional”, de esta forma alegan la inexistencia de mala fe en el actuar de la sociedad. Asimismo, argumenta que “La empresa K.O. NEEDLES CO. LTD. adquiere la titularidad de la marca del producto ORANGE NEEDLES y figura tridimensional bajo certificado Nº 81216, el 21 de junio de 2002 (…) El derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere con la inscripción de conformidad a nuestra legislación, así como de acuerdo a lo establecido en el Art. 154 de la Decisión Nº 486, en consecuencia a la fecha que Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. compra la mercadería en cuestión y la ingresa al país lo hace legítimamente”.

Por otra parte, fundamenta su demanda sobre la base del artículo 155, inciso d) de la Decisión 486 y que “está probado en el proceso administrativo que Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. nunca comercializó los productos, por lo tanto nunca hizo uso en el comercio de la marca QIMPAI y su envase, en consecuencia, no cometió infracción alguna”.

Asimismo, expresa que en el caso sub litis no puede considerarse el almacenaje...