PROCESO 164-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 164-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal h), 147, 224, 225, 228, y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 9448-LE. Actor: Sociedad KINKO’S VENTURES, INC. Marca mixta: “KINKO’S”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de diciembre de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad KINKO’S VENTURES, INC.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   DIRECTOR NACIONAL DEL PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO – REPÚBLICA DEL ECUADOR

   Tercero interesado: Sociedad INVERMUN S.A.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad INVERMUN S.A, solicitó el 26 de junio de 2001 el registro del signo mixto KINKO’S para amparar servicios de agencia de publicidad comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 112775/2001.

      2. La sociedad KINKO’S VENTURES INC, presentó oposición al registro del signo mixto KINKO’S con base en las siguientes marcas:

         ▪ Marca denominativa KINKO’S, registrada alrededor del mundo. En Colombia se encuentra registrada para las clases 16, 35, 38 y 9.

         ▪ Marca denominativa KINKOS, registrada alrededor del mundo.

         ▪ Marca denominativa KINKOS.COM, registrada alrededor del mundo.

      3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 980195 del 28 de mayo de 2002, rechazó la oposición presentada y concedió el registro del signo mixto KINKO’S.

      4. La sociedad KINKO’S VENTURES INC, el 30 de septiembre de 2002 interpuso ante la Primera Sala del Tribunal de Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   2. fundamentos de derecho de la demanda.

      1. Los signos en conflicto son confundibles, sobre todo si se tiene en cuenta que son idénticos y amparan los mismos servicios .

      2. El iepi no tuvo en cuenta que mediante Resoluciones Nos 13686, 13690 y 13688 del 22 de enero de 2002, se otorgó a favor de la sociedad KINKO’S VENTURES INC el registro de las marcas denominativas KINKO’S, KINKOS.COM y KINKOS, para amparar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. Las marcas KINKOS, KINKO’S y KINKOS.COM son notoriamente conocidas.

      4. No se tuvo en cuenta que el Director Nacional de Propiedad Industria, mediante Resoluciones Nros. 980191, 980193, 980192, 980196 y 980194, proferidas el 20 de mayo de 2002, aceptó la oposición presentada por la sociedad KINKO’S VENTURES INC y rechazó el registro de los signos mixtos KINKO’S a favor de la sociedad INVERMUN S.A.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

         En el informe del juez consultante se afirma que no contestó la demanda.

      2. Por parte del Presidente del IEPI.

         El informe del Juez Consultante manifiesta que se contestó la demanda de la siguiente manera:

         a) Niega los fundamentos de hecho y de derecho objeto de la presente causa. b) Se ratifica en la Resolución No. 980195 dictada por el Director Nacional de Propiedad industrial, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación vigente. c) impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. d) Que se reproduzca todo lo que de autos favorezca al IEPI.

      3. Por parte del Procurador General del Estado.

         El Procurador del Estado contesta advirtiendo que le corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio.

      4. Por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso.

         • Los signos en conflicto no son confundibles entre sí, ya que amparan servicios diferentes. Mientras el signo solicitado se encuentra destinado a proteger servicios de agencia de publicidad, las marcas registradas en Colombia amparan los siguientes servicios en la clase 35: de fotocopiado, de digitación, y de procesamiento de textos; servicios de transmisión de fax, alquiler de maquinaria y equipo de oficina, fotocopiado, reproducción y compilación de documentos. También amparan servicios de la clase 38 y productos de la clase 16.

         De conformidad con lo anterior, los servicios que ampararan los signos en conflicto son de diferente naturaleza y no guardan ninguna clase de relación.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Asimismo, se interpretarán de oficio los artículos 136, literal h), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(…)

Artículo 147

A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente

.

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido

.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro

.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de...