PROCESO 168-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 168-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 82, literal e), y 107 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 6898-LE. Actor: Sociedad HOECHST AKTIENGESELLSHAFT. Marca denominativa: “OCTAFEN”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de diciembre de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI.

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   Tercero interesado: Sociedad LABORATORIOS SAVAL S.A.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, solicitó el 12 de agosto de 1997 el registro del signo denominativo OCTAFEN para amparar los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “Preparaciones dermatológicas”; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 80702/97.

      2. La sociedad ALLERGAN INC., presentó observaciones al registro del signo denominativo OCTAFEN con base en la marca denominativa OCUFEN, registrada en Ecuador bajo el número 1472/91 para proteger productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La sociedad LABORATORIOS SAVAL S.A., presentó observaciones al registro del signo denominativo OCTAFEN con base en la marca denominativa OFTAGEN, registrada en Ecuador bajo el número 1472/91 para proteger productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 973803 de 29 de octubre de 1999, resolvió aceptar la segunda observación presentada y denegar el registro del signo denominativo OCTAFEN.

      5. La sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, el 23 de marzo de 2000 interpuso ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      La demanda se soporta en los siguientes planteamientos:

      1. Entre los signos en conflicto existen suficientes diferencias que impiden que exista riesgo de confusión.

      2. La partícula FEN es de uso común para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. Las sociedades HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT y LABORATORIOS SAVAL han suscrito un acuerdo de coexistencia marcaria en el Perú. Por lo tanto, si coexisten en el Perú pueden coexistir en Ecuador.

      4. Los signos en conflicto amparan productos absolutamente diferentes.

         C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del Presidente del IEPI

         Me ratifico en la Resolución No. 80702-97, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

         (…) entre la denominación que se pretende inscribir y la marca perteneciente a la observante existe identidad auditiva, visual y fonética lo que trae consigo que se confundan a primera vista (…)

         .

      3. por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso.

         ▪ Los signos en conflicto son confundibles.

         ▪ El acuerdo de coexistencia suscrito con la sociedad demandante no es extensivo al territorio del Ecuador.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Asimismo se interpretará de oficio los artículos 82, literal e), y 107 de la Decisión 344.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

Articulo 107

Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

2. Comparación entre marcas denominativas.

3. Partículas de uso común en marcas farmacéuticas.

4. Conexión competitiva de productos de la misma clase.

5. Acuerdos de coexistencia marcaria. Su eficacia.

1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

   En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo OCTAFEN, ya que se afirma que es semejante a la marca denominativa OFTAGEN. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

   La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

   (...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines

   .[1]

   El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

   La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

   (…)

   La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

   (…)

   La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).

   (…)

   La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la...