PROCESO 134-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 134-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal f) y último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión 486.

Marca: KLINKER (denominativa).

Actor: sociedad ALFAGRES S.A.

Proceso interno Nº 2006-00237.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de febrero del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa al artículo 135 literal f) y parágrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2006-00237;

El auto de 19 de enero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad ALFAGRES S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

a) Hechos.

1. El 4 de marzo de 2003, la sociedad ALFAGRES S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo KLINKER (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 527 de 30 de abril de 1995. Contra dicha solicitud, no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº 30667 de 22 de noviembre de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo KLINKER (denominativo), argumentando que KLINKER es confundible con CLINKER que es una variedad de cemento, por lo que el signo KLINKER “indica de manera clara, inmediata y directa uno de los productos que distingue” motivo por el cual estaría incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal f) de la Decisión 486.

   Contra dicha Resolución la sociedad ALFAGRES S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 4847 de 27 de febrero de 2006, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 7851 de 30 de marzo de 2006, confirmó, también, la Resolución Nº 30667. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

5. La sociedad ALFAGRES S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

   b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad ALFAGRES S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 al considerar que “el signo KLINKER constituye un genérico respecto de los productos de la Clase 19 (…)”.

2. El signo KLINKER “no tiene ningún significado en nuestro idioma, y gracias en (sic) que se encuentra escrito en una forma fantasiosa, podemos concluir que es un signo evocativo y registrable, dado que posee elementos que evocan en la mente del consumidor algunos de los productos para los cuales se solicita su registro, pero tiene a su vez elementos distintivos que lo hacen registrable para identificar los productos de la clase 19”.

3. Se violó el párrafo final del artículo 135, ya que “a pesar de que la marca KLINKER, constituye un signo distintivo y registrable, para aclarar cualquier duda respecto su (sic) registrabilidad, con la presente demanda se portarán pruebas de la idoneidad del signo KLINKER para ser registrado como marca, debido a su intenso uso y reconocimientos en el territorio nacional”.

4. Continúa “A pesar de que el signo KLINKER ha adquirido distintividad en virtud de su uso intenso, es pertinente subrayar que la marca solicitada para registro, en este expediente, no consiste única y exclusivamente en una expresión genérica o descriptiva, sino en un signo compuesto con una disposición especial de elementos adicionales gráfico, que lo hacen susceptible de ser registrado distinguir servicios de la clase 38 (sic) (…)”.

5. Finalmente, la sociedad ALFAGRES S.A. “es titular del registro de la marca KLINKER, para identificar servicios de construcción ubicados en la clase 37 de la clasificación internacional de marcas”.

   c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 (…)”.

2. El signo KLINKER “además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la expresión ‘KLINKER’ es fonéticamente idéntica a ‘KLINKER’ que es una variedad de cemento además ‘CLINKER’ significa ladrillo vitrificado (…)”.

3. Por lo que “’KLINKER’ no puede ser registrado como marca pues constituiría una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos y servicios en el mercado”.

4. Agrega que “el signo solicitado no tiene distintividad suficiente que la haga susceptible de registro marcario ya que hace referencia a una medida que caracteriza esta línea de productos; además de ello cabe agregar que no posee la suficiente fuerza distintiva para identificar los productos amparados, puesto que se identifica con ellos y en todo momento reproduce exactamente al genérico”.

   CONSIDERANDO:

   Que, la norma contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo KLINKER (denominativo), fue el 4 de mayo de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 135 litera f) y su último párrafo; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser aplicables al caso concreto; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

   (…)

   No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si...