PROCESO 183-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 183-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), y 95 párrafo 2 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 17802-2000-6798. Actor: MERCK & CO., INC. Marca: TOSAMOX (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de febrero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República de Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de febrero de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MERCK & CO., INC.

   Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   Tercero interesado: WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., solicitó el 19 de marzo de 1997 el registro como marca del signo denominativo TOSAMOX, para amparar todos los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 386, la sociedad MERCK & CO., INC., presentó observación con base en su marca denominativa FOSAMAX, previamente registrada en Ecuador para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad TAD PHARMAZEUTISCHES WERK GMBH, presentó observación con base en su marca denominativa TAMOX, previamente registrada en Ecuador para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 974025 de 28 de octubre de 1999, resolvió rechazar las observaciones presentadas y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad MERCK & CO., INC, presentó demanda en acción subjetiva o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo contencioso administrativo; Distrito de Quito.

   5. La Segunda Sala del Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos denominativos FOSAMAX y TOSAMOX son confundibles entre sí en los aspectos gráfico-visual y fonético-auditivo.

   2. Sostiene, que la resolución mediante la cual se concede el registro solicitado carece de motivación.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

      Contesta la demanda de la siguiente manera:

      (…)

      Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

      Me ratifico en la Resolución No. 973365, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda.

      (…)

   2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Intelectual.

      Contesta la demanda de la siguiente manera:

      • Argumentó, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí, ya que poseen elementos suficientemente distintivos en el campo grafico-visual y fonético-auditivo.

   3. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      Del informe del juez consultante se desprende que la sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), y 95 párrafo 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   No se interpretará el artículo 82 literal h), ya que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio. Las demás normas serán interpretadas.

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error

;

(…).

Artículo 95

(…)

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

(…)

VI. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos.

D. Las marcas farmacéuticas.

E. Motivación del acto que concede o deniega la solicitud de un registro marcario.

A. concepto de...