PROCESO 173-IP-2007

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 173-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actora: Sociedad MONTRES ROLEX S.A.

Signo Figurativo: “CINCO BANDAS PARALELAS QUE LE DAN UNA FORMA AFLECHADA”

Proceso interno Nº 2003-0111.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diez días del mes de enero del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 22 de noviembre de 2007.

  1. ANTECEDENTES

    1.1. Partes

    La parte demandante es: MONTRES ROLEX S.A.

    La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

    El tercero interesado es: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA.

    1.2. Actos demandados

    La sociedad MONTRES ROLEX S.A., plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: N° 28039, de 17 de diciembre de 1996, N° 31888, de 26 de diciembre de 1997, y N° 32483, de 8 de octubre de 2002, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, resolvió declarar infundada la observación presentada por la sociedad MONTRES ROLEX S.A. y concedió el registro del signo figurativo compuesto por “cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada” solicitado por la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

    1.3. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

  2. El 1 de marzo de 1989, la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA solicitó el registro del signo FIGURATIVO compuesto por “cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada” para amparar productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

  3. El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 393 de 28 de diciembre de 1993.

  4. El 26 de abril de 1994, la sociedad MONTRES ROLEX S.A. presentó observaciones al registro solicitado, con fundamento en la existencia previa de la marca FIGURATIVA, certificado de registro 188.569 y la marca ROLEX (MIXTA), certificado de registro 43.742 para amparar todos los productos comprendidos en la clase 14 internacional.

  5. El 17 de diciembre de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 28039, mediante la cual se resolvió declarar infundada la observación presentada y concedió el registro del signo solicitado.

  6. La sociedad MONTRES ROLEX S.A. interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación.

  7. El 26 de diciembre de 1997, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia expidió la Resolución N° 31888, mediante la cual al resolver el recurso de reposición resolvió confirmar la Resolución N° 28039 y conceder el recurso de apelación interpuesto.

  8. El 8 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución N° 32483, resolviendo, igualmente, confirmar la decisión contenida en la Resolución 28039; quedando así agotada la vía gubernativa.

    1. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad MONTRES ROLEX S.A., a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Afirma que “Las decisiones acusadas perjudican la actividad comercial de mi cliente, toda vez que con ella se permite que coexistan en el mercado dos marcas casi idénticas, distinguiendo productos de la misma clase y entre las cuales existe relación o conexión competitiva (…)”.

      Señala que “las marcas registradas por la demandante (…) sí son semejantes al punto de producir confusión con la marca figurativa posteriormente solicitada por la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA”.

      Observa que “se trata de marcas que se encuentran amparando exactamente los mismos productos de la clase 14 y las semejanzas que existen entre ellas son tales que de coexistir en el mercado el consumidor no logrará diferenciar una de la otra”, y que, por lo tanto, el signo figurativo solicitado no es lo suficientemente distintivo en relación con la marca figurativa de la sociedad MONTRES ROLEX S.A.

    2. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Señala que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre la marca FIGURATIVA, consistente en una figura compuesta por cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada, y la marca registrada ROLEX (Mixta), en controversia si bien distinguen los mismos productos, se concluye que no existen semejanzas entre las mismas y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan a error al público consumidor”.

      Indica que “Entre la marca solicitada y la marca registrada por la parte demandante objeto de la observación se tiene que, existen varias diferencias, que conllevan al consumidor a una idea totalmente diferente, habida cuenta que la marca registrada excluyendo su parte nominativa, ROLEX, su parte gráfica alude directamente a la figura de una CORONA, mientras que la solicita (sic) a registro FIGURATIVA, consistente en una figura compuesta por cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada, expresa el concepto de una figura compuesta por cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada (…)”.

    3. Tercero interesado

      La sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda.

      Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

      CONSIDERANDO:

  9. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de noviembre de 2007.

  10. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

    El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación...

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