PROCESO 081-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 081-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República de Ecuador. Expediente interno No. 7159-00-L.Y.M. Actor: Carlos Julián Trueba, mandatario de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY. Marca: “NOMADA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil siete.

VISTOS.

El Oficio Nº 603-TDCA-2S, de 21 de mayo de 2007, recibido en este Tribunal el 7 de junio de 2007, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, con sede en la Ciudad de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literal a), d) y e) y 95 de la Decisión 344, con motivo del proceso interno Nº 7159-00-L.Y.M.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y con los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 04 de julio de 2007.

1. Las Partes.

   Demandante: Doctor Carlos Julián Trueba, mandatario de “MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY”.

   Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial; Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI; y, Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Tercer interesado: Señora Mary Josefina Corradini Busch.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos

   En la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 406, página 70, correspondiente al mes de noviembre de 1998, se publicó la solicitud del registro del signo denominado “NOMADA”, de propiedad de la Señora Mary Josefina Corradini Busch, bajo el número de solicitud 91787, de 28 de octubre de 1998, para proteger “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”, de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

   MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY, presentó ante el Director Nacional de Propiedad Industrial observación contra esta solicitud, con base a su solicitud prioritaria de la marca “NOMAD” en clase 27 (alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos, tapicerías murales que no sean en materias textiles) bajo el número de solicitud Nº 80830, de 15 de agosto de 1997, en el Ecuador.

   El 19 de agosto de 1999 se presentó contestación en defensa del registro de la marca NOMADA, fundamentándose en los derechos prioritarios de los registros del nombre comercial y de la marca NOMADA, en las clases 16 y 26.

   Con fecha 15 de febrero de 2000, según providencia No. 975605, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar la observación presentada por MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY, y conceder el registro de la marca NOMADA.

   El apoderado de MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY, el 19 de octubre de 2000, impugna ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, el acto administrativo contenido en la Resolución 975605.

   CONSIDERANDO:

   Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el Oficio Nº 603-TDCA-2S, de 21 de mayo de 2007, remitido por el Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, con sede en Quito, República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Art. 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   Art. 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

   (…)

   Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

   (…)

   Art. 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

   a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

   b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

   c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

   d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

   (…)

   Art. 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

   Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

   (…)

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

   La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

   (..) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.

   (ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management Internacional. Colombia. Pág.73).

   El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

   a) La distintividad.

   La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

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