PROCESO 158-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 158-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, del artículo 135 literal e) de la misma Decisión.

Actor: BANCO BOLIVARIANO C.A.

Marca: “PRESENTE UN SOCIO”.

Expediente Interno Nº 10.813-LLM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Iván Salcedo Coronel.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 24 de octubre de 2007.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: BANCO BOLIVARIANO C.A.

   La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD.

2. Actos demandados

   La sociedad BANCO BOLIVARIANO C.A. impugnó la Resolución Administrativa Nº 0982273, de 4 de agosto de 2003, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (e) quien resolvió aceptar la oposición presentada por DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., y denegar el registro del signo “PRESENTE UN SOCIO”, solicitado por BANCO BOLIVARIANO C.A.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 5 de agosto de 2002, la sociedad BANCO BOLIVARIANO C.A. presentó solicitud de registro del signo “PRESENTE UN SOCIO” para amparar servicios de la clase Nº 36 Internacional de Niza.

2. El 27 de diciembre de 2002, la sociedad DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., presentó oposición a dicho registro sobre la base del registro de su marca en Ecuador “PRESÉNTENOS UN SOCIO” que protege servicios de la clase Nº 35.

3. El 24 de febrero de 2003, el BANCO BOLIVARIANO C.A. contestó la oposición planteada negando los fundamentos de hecho y de derecho.

4. El 4 de agosto de 2003, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 0982273, en la cual resolvió aceptar la oposición presentada por DINERS CLUB INTERNACIONAL LTD., y denegar el registro del signo “PRESENTE UN SOCIO”, solicitado por BANCO BOLIVARIANO C.A.

   b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

   La sociedad BANCO BOLIVARIANO C.A., a través de su Mandatario, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

   Asevera que “NO ES POSIBLE (…) apropiarse de palabras que son de USO COMÚN a todas las personas. Riñe con la lógica, el hecho de que DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD. tenga registrada la frase (de uso común) PRESÉNTENOS UN SOCIO y por medio de este registro pretenda impedir el uso de éstas palabras a todas la personas jurídicas que operan en el Ecuador”.

   En el mismo sentido, dice que “Como es conocido, el BANCO BOLIVARIANO C.A., es una institución financiera que por la naturaleza de sus servicios se ve en la NECESIDAD de utilizar las palabras de uso común PRESENTE UN SOCIO, pues la seriedad y prestancia de sus servicios le obliga invitar a sus clientes para que estos presenten a su vez a sus familiares, amigos y conocidos, es decir para que presenten un nuevo socio”.

   Asevera también que el signo registrado por DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD. no es distintivo y constituye una marca débil, por tanto no puede “(…) pretender impedir a terceras personas que la utilicen en razón de su manifiesta DEBILIDAD”.

   Por otro lado, sostiene que “Se debe necesariamente aplicar el principio de la especialidad ya que el signo común de DINERS CLUB NO GOZA de notoriedad alguna, en razón de que la gente no reconoce ni puede reconocer a esta frase de uso generalizado, como una marca que le pueda pertenecer a una sola persona”.

   Y manifiesta que “El uso de mi representada de la frase “PRESENTE UN SOCIO” no afecta de manera alguna a DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., ni a ninguna otra persona natural o jurídica que con justo derecho requiere usar esa u otra frase similar, ya que el público consumidor, como queda dicho, nunca ha reconocido ni reconocerá esta frase como una de exclusiva propiedad de esta empresa, sino que, las identifica como lo que son, es decir, como palabras que se encuentran en el lenguaje corriente y que pueden ser utilizadas por cualquier persona”.

   c) Contestaciones a la demanda

   El Director Nacional de Propiedad Industrial no dio contestación a la demanda pese a que ha sido debidamente notificado.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contesta la demanda, y presenta las siguientes excepciones:

   1. Negativa pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   2. Alega la legitimidad del Acto Administrativo.

   3. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal.

   4. Impugnación de la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

   e. Reproducción de todo lo que de autos fuera favorable.

   Y señala, finalmente, que se rechace la demanda.

   El Procurador General del Estado de la República del Ecuador da contestación a la demanda por medio de su Delegado, manifestando que “corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio”.

   Señala, además, que “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso, (…) señalo el casillero judicial (…)”.

   d) Tercero Interesado

   DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., considerada como tercero interesado en esta causa, opone las siguientes excepciones:

   - Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   - Improcedencia de la demanda, ya que la resolución emitida es ajustada a derecho y a los hechos siendo suficientemente motivada.

   - Falta del derecho del actor por carecer de pretensiones de fundamento legal que las ampare.

   - Asevera la legitimidad del registro de la marca “PRESÉNTENOS UN SOCIO”, la misma, que dice, fue aceptada por el IEPI, como un signo distintivo y registrable, por lo tanto, no es un signo de uso común y corriente como lo manifiesta la actora.

   Finalmente, solicita que se acepten sus excepciones y se deseche la demanda.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2007.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que corresponde la interpretación de los artículos solicitados, relativos a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “PRESENTE UN SOCIO”, fue presentada el 5 de agosto de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal se estima pertinente interpretar, de oficio, el artículo 135 literal e) de la misma Decisión.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro;

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o...