PROCESO 113-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 113-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: T-GLOBAL TELECOM (mixta).

Actor: sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Proceso interno Nº 2005-00135.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-00135.

El auto de 30 de noviembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG.

2. Hechos.

   1. El 30 de mayo de 2000, la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto), para distinguir servicios comprendidos en las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 497 de 7 de noviembre de 2000. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P. sobre la base de su marca GLOBALCOM (denominativa) registrada a su favor para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional.

   3. Por Resolución Nº 35500 de 1 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) para distinguir servicios de la Clase 35. Contra dicha Resolución la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 5995 de 28 de febrero de 2003, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 7766 de 27 de marzo de 2003, confirmó, también, la Resolución Nº 35500. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. Por Resolución Nº 33717 de 23 de octubre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y negó el registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) para distinguir servicios de la Clase 42. Contra dicha Resolución la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG y la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P. interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 5997 de 28 de febrero de 2003, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 8869 de 31 de marzo de 2003, confirmó, también, la Resolución Nº 33717. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad COLOMBIA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones, sobre la base de su marca TELECOM (mixta) registrada a su favor en las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad COLOMBIA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. En los hechos de la demanda, la sociedad actora, afirma ser titular de la marca TELECOM (mixta) registrada en las Clases 35 y 42 y que con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haberse concedido el registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) existiendo el registro previo de la marca TELECOM, pues se tendría que haber concluido que “que una marca que se asemeja y contiene una marca registrada por un tercero no cumple con el requisito de distintividad (…)”.

   2. En un caso similar, cuando se solicitó el registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) para distinguir servicios de la Clase 42, la Superintendencia “tuvo en cuenta la existencia del registro para la marca TELECOM y con base en él negó el registro solicitado (…)”.

   3. En el presente caso “es evidente que la marca T-GLOBAL TELECOM no es distintiva (…) carece de fuerza diferenciadora, pues que reproduce el elemento denominativo de la marca registrada TELECOM (…)”. Añade que la “adición de la expresión T-GLOBAL no agrega ninguna capacidad a la marca para reproducir en la mente del consumidor común una impresión diferenciadora suficiente frente a la marca TELECOM (…)”.

   4. También se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado T-GLOBAL TELECOM es confundible con la marca TELECOM. Además, que también se daría un confusión en cuento al origen empresarial de los servicios prestados por ambos signos.

   5. Afirma, nuevamente, que la posición de la Superintendencia era la de no conceder el registro de signos que contengan la palabra TELECOM, sin embargo, ahora la Superintendencia sí está concediendo registros de signos que contengan la palabra TELECOM. Inclusive se está tomando la palabra TELECOM como de uso común y genérica. Aclara, que la palabra TELECOM no es genérica ni de uso común.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “(…) la expresión T-GLOBAL TELECOM (…) a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, las expresiones enfrentadas se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

   3. Además, que entre los signos en conflicto “existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad DEUSCHE TELEKON AG tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto), fue el 30 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, con fundamento en lo solicitado por el consultante y de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Disposiciones Transitorias

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se...