PROCESO 116-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 116-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; y, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma normativa. Marcas: “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) de la Clase 5, e “ISANA Talco para pies” (mixta) de la Clase 3. Demandante: Schering Plough Healthcare Products Inc. Procesos Internos Nos: 2004-00142 y 2004-00143.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 19 días del mes de enero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 09 de noviembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: Schering Plough Healthcare Products Inc.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Serco International Corp. Ltd.

3. HECHOS RELEVANTES.

   El 7 de abril de 2002, la sociedad Serco International Corp. Ltd. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 494, de 24 de julio de 2000 y Nº 528, de 30 de mayo de 2003.

   Mediante Resolución Nº 28862, de 8 de octubre de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) en la Clase 5, por considerar que reunía los requisitos previstos en la normativa andina.

   Por otro lado, el 31 de agosto de 2001, la sociedad Serco International Corp. Ltd. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “ISANA Talco para pies” (mixta) en la Clase 3. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 509, de 30 de octubre de 2001.

   Mediante Resolución Nº 21526, de 10 de julio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca “ISANA Talco para pies” (mixta), pues la encontró similarmente confundible con la marca “MEXSANA” (denominativa) registrada a favor de SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC. LTD., para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Inconforme con la decisión adoptada, Serco International Corp. Ltd. interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación, el primero de los cuales fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución Nº 30902, de 26 de septiembre de 2002, revocando la Resolución Nº 21526 de 2002 y concediendo el registro de la marca “ISANA Talco para pies” (mixta) en la Clase 3.

   La demandante SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC. LTD., es titular en Colombia de la marca “MEXSANA” (denominativa), para identificar productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes y desinfectantes comprendidos en la Clase 5.

   En consecuencia, la demandante solicita la nulidad de las marcas registradas “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) de la Clase 5, e “ISANA Talco para pies” (mixta) de la Clase 3, en base a que la marca “MEXSANA” (denominativa) es notoriamente conocida en el mercado colombiano para distinguir talco medicado para pies de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Adicionalmente, la sociedad demandante es propietaria de la marca “LADY MEXSANA” (denominativa) y de las marcas “MEXSANA” y “LADY MEXSANA” (mixtas). Afirma la demandante que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de las marcas sin atender a las similitudes de ésta con la marca notoriamente conocida “MEXSANA” (denominativa), causándole perjuicios.

   1. La demandante Schering Plough Healthcare Products Inc LTD. fundamentó su demanda en los siguientes argumentos:

      – La Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por falta de aplicación, toda vez que concedió el registro de la marca “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) sin tener en cuenta que es similarmente confundible con la marca “MEXSANA” (denominativa), propiedad de SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC. LTD.

      – En efecto, las marcas cotejadas distinguen los mismos productos dentro del mercado (Clases 3 y 5), particularmente, talcos para pies, de donde se sigue que existe conexión competitiva directa entre los mismos, lo cual ocasiona riesgo de confusión para los consumidores. Asimismo, las marcas “ISANA” (mixta) y “MEXSANA” (denominativa) comparten la misma terminación y una composición silábica similar, con acentuación idéntica y similitudes gráficas y fonéticas.

      – Aunque los signos en conflicto no tienen un significado dentro del idioma castellano, constituyéndose en signos de fantasía, dado el posicionamiento de la marca notoria “MEXSANA” (denominativa) en el mercado, es más que probable que el consumidor asocie los productos y termine adquiriendo uno u otro sin distinguirlo, bajo el convencimiento de que se tratan de productos con el mismo origen empresarial.

      – Por último, señala que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto concedió el registro de la marca “ISANA” (mixta) a favor de Serco International Corp. Ltd. pese a que a favor de SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC. LTD., existe una marca notoria similar previamente registrada, lo cual genera aprovechamiento injusto del prestigio de la marca “MEXSANA” (denominativa) y dilución de su fuerza distintiva.

   2. La demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, contestó la demanda en los siguientes términos:

      – La marca “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) y la marca “MEXSANA” (denominativa) cuentan con elementos que las hacen distintivas entre sí y que, por ende, su coexistencia en el mercado no induciría al público en error sobre el producto o sobre su procedencia empresarial.

      – Así, aunque los signos comparados comparten la terminación –SANA, cuentan con prefijos diferentes, a saber: I- y MEX- y, adicionalmente, como quiera que la marca “ISANA” es mixta y cuenta con un estilo de letra particular acompañado de la frase “línea del cuidado de pies” y “Talco para pies”, no es susceptible de confusión con el signo “MEXSANA” (denominativo).

      – En cuanto a la violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, aduce que la sociedad demandante no aportó prueba de la notoriedad de la marca “MEXSANA” (denominativa), por lo que no podía invocar esa causal de irregistrabilidad.

      El tercero interesado no presentó contestación de la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486.

   En el presente caso, de la revisión de los documentos aparejados al expediente (el escrito de demanda a fojas 000209-000226 y el escrito de contestación a fojas 000227-000232), se observa que la sociedad Serco International Corp. Ltd., con fecha 31 de agosto de 2001, solicitó el registro de la marca “ISANA Talco para pies” (mixta) en la Clase 3 y que con fecha 7 de abril de 2002 la misma empresa solicitó el registro de la marca “ISANA línea del cuidado de pies”” (mixta) en la clase 5. Es decir, ambas marcas fueron solicitadas en vigencia de la Decisión 486.

   Por lo tanto, se interpretará el artículo solicitado 136 literales a) y h) de la Decisión 486 y, de oficio, los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la mencionada Decisión.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

a) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente...